商标权与商号权冲突问题的分类研究

作者:管冰 何传标

观点

依据商标法律法规的相关规定,商标本质上是能够将自然人、法人或者其他组织的商品或服务与他人的商品或服务区别开的标志,即商标的核心特征应为识别商品或者服务的来源。而商号(同字号,注1)则是商事主体在经营活动中所使用的,用以彰显自己独特法律地位的名称或名号,一般被认为是企业名称中的核心组成部分,其本质特征在于识别不同的商事主体。从上述定义可以看出,商标与商号的功能和性质存在区别,但两者又同属于知识产权这种权利类型,有很深的联系,例如多数情况下,商标权与商号权从外观上看由完全相同文字构成,从持有人来看由同一权利主体持有,并出现在同一商品上。正是由于两者的前述关联性,一些主体为混淆或者误导公众以获取不正当利益,将他人商标登记为商号、将他人商标在近似、相同或者不同类别上进行商标注册、将他人商号注册为商标、将他人商号在相同或者不同区域进行商号登记,导致市场上出现商标和商号分属不同权利人的情况,由此不可避免的产生了本文将要探讨的商标权与商号权(注2)的权利冲突问题。

作为两种不同的权利,商标权与商号权基于持有主体、产生时间的不同,彼此之间可能产生的权利冲突可细分为四种,即在先商标权与在后商号权的冲突、在先商标权与在后商标权的冲突、在先商号权与在后商标权的冲突、在先商号权与在后商号权的冲突,结合法律法规规定和司法实践,在上述冲突中权利保护的原则应当包括保护在先权利、维护公平竞争和诚实信用等,现以前述原则为基础就四种不同的情况下当事人的应对策略总结介绍如下。

 

冲突类型1: 在先商标权与在后商号权

具体行为表现

维权方案/诉由选择

法律依据

可否主张驰名商标保护

将他人在先商标登记为商号并引起混淆

民事诉讼:不正当竞争纠纷

《商标法》

第五十八条 将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理。

《反不正当竞争法》

第二条 经营者在生产经营活动中,应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,遵守法律和商业道德。

第六条 经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:

(四)其他足以引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系的混淆行为

可以(需被控侵权企业所登记或从事的行业与在先商标核定的商品范围不相同或不类似的情形)

有突出使用行为从而导致误认

民事诉讼:侵害商标权纠纷

《商标法》

第五十七条有下列行为之一的,均属侵犯注册商标专用权:(七)给他人的注册商标专用权造成其他损害的。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修正)》

第一条 下列行为属于商标法第五十七条第(七)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为:

(一)将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用,容易使相关公众产生误认的;

 

可以(需被控侵权企业所登记或从事的行业与在先商标核定的商品范围不相同或不类似的情形)

在该种冲突类型下,采取何种应对方案取决于侵权人具体的行为方式,《最高人民法院关于当前经济形势下知识产权审判服务大局若干问题的意见》(法发〔2009〕23号)曾提出,企业名称因突出使用而侵犯在先注册商标专用权的,依法按照商标侵权行为处理;企业名称未突出使用但其使用足以产生市场混淆、违反公平竞争的,依法按照不正当竞争处理。结合相关法条的规定,如果侵权人实施的行为仅仅是将他人商标登记为企业名称且整体进行使用,依据《商标法》第五十八条的规定,容易使消费者对商品或者服务的来源以及不同经营者之间具有关联关系产生混淆误认的(注3),在先权利人可就此主张构成不正当竞争行为。但如果侵权人还实施了“突出使用”行为,例如,通过字形、字体、字号、颜色等可视性方式,将字号醒目地从企业名称中表现出来,以使相关公众相较于整体企业名称而言,产生对该字号的格外关注。这种对字号的突出使用会导致字号的含义、作用“相对独立于企业名称整体”,并由此使字号产生了“企业名称以外的商标意义”,构成了“实质上的商标性使用”,容易引人误认,结合《商标法》、《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修正)》的相关规定,该种行为可能被认定为给他人的注册商标专用权造成其他损害的情形,可主张构成商标侵权。上述两种行为并存时,可以同时选择两个诉由。

此外,该类型案件中,对于在先商标权人是否可以主张其注册商标驰名问题,依据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释(2020修正)》第二条的规定,以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼,人民法院根据案件具体情况,认为确有必要的,对所涉商标是否驰名作出认定。结合司法实践,“确有必要”的情形,应指被控侵权企业所从事的行业与所涉商标核定的商品范围不相同或不类似的情形,否则将不符合驰名商标按需认定的原则,不予审查。

参考案例:(2016)沪民终409号、(2020)京民终521号

 

冲突类型2: 在先商标权与在后商标权

具体行为表现

维权方案/诉由选择

法律依据

可否主张驰名商标保护

将他人商标在近似、相同或者不同类别上进行商标注册

商标授权确权行政案件

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定(2020修正)》

第一条第二款前半  原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当根据民事诉讼法第一百二十四条第(三)项的规定,告知原告向有关行政主管机关申请解决。

《商标法》

第四十五条第一款 已经注册的商标,违反本法第十三条第二款和第三款、第十五条、第十六条第一款、第三十条、第三十一条、第三十二条规定的,自商标注册之日起五年内,在先权利人或者利害关系人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。对恶意注册的,驰名商标所有人不受五年的时间限制。

可以(需两者注册在不同商品或服务类别上)

复制、摹仿或者翻译的他人在先商标构成驰名的,或在后商标属于超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的

民事诉讼:侵害商标权纠纷

 

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释(2020修正)》

第十一条前半 被告使用的注册商标违反商标法第十三条的规定,复制、摹仿或者翻译原告驰名商标,构成侵犯商标权的,人民法院应当根据原告的请求,依法判决禁止被告使用该商标。

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释(2020修正)》

第一条 下列行为属于商标法第五十七条第(七)项规定的给他人注册商标专用权造成其他损害的行为:

(二)复制、摹仿、翻译他人注册的驰名商标或其主要部分在不相同或者不相类似商品上作为商标使用,误导公众,致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的;

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定(2020修正)》

第一条第二款后半  但原告以他人超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,与其注册商标相同或者近似为由提起诉讼的,人民法院应当受理。

可以(需两者注册在不同商品或服务类别上)

在先注册商标与在后注册商标产生权利冲突的,依据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定(2020修正)》的规定,一般情况下不能直接提起商标侵权诉讼,而只能通过商标授权确权的行政申请主张在后商标应予无效宣告。但涉及驰名商标的,依据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释(2020修正)》第十一条的规定,可提起商标侵权诉讼要求侵权人停止使用等(注4)。此外,依据《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定(2020修正)》的规定,如果在后商标超出核定商品的范围或者以改变显著特征、拆分、组合等方式使用的注册商标,也可主张在后的使用行为(并非严格按照注册商标的图样在核定使用商品上使用)构成商标侵权。

参考案例:江苏高院(2017)苏民终1781号

 

冲突类型3: 在先商号权与在后商标权

具体行为表现

维权方案/诉由选择

法律依据

是否有商号知名度的要求

将他人在先商号注册为商标,且该商号具有一定的市场知名度

商标授权确权行政案件

《商标法》

第三十二条 申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定(2020修正)》

第二十一条 当事人主张的字号具有一定的市场知名度,他人未经许可申请注册与该字号相同或者近似的商标,容易导致相关公众对商品来源产生混淆,当事人以此主张构成在先权益的,人民法院予以支持。

当事人以具有一定市场知名度并已与企业建立稳定对应关系的企业名称的简称为依据提出主张的,适用前款规定。

是(需具有一定的市场知名度)

将他人在先商号注册为商标,且该商号有一定影响

民事诉讼:不正当竞争纠纷

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》

第一条第一款 原告以他人注册商标使用的文字、图形等侵犯其著作权、外观设计专利权、企业名称权等在先权利为由提起诉讼,符合民事诉讼法第一百一十九条规定的,人民法院应当受理。

《反不正当竞争法》

第二条 经营者在生产经营活动中,应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,遵守法律和商业道德。 

第六条 经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:

(二)擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等);

是(需有一定影响)

该种权利冲突类型下,如采取民事诉讼手段,权利人多以他人注册商标的行为属于擅自使用本方的企业名称(包括简称、字号等,下同)主张构成不正当竞争行为,该主张需要权利人举证证明该企业名称有一定影响且引人误认属于他人商品,即依据《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》第六条的规定,需要证明该企业名称具有一定的市场知名度、为相关公众所知悉,或者如主张适用《反不正当竞争法》第二条,应至少证明侵权人违反诚实信用原则,对于商号知名度或者行为人过错方面的举证要求较高。此外如需采取行政手段,依据《商标法》规定的保护在先权利条款,对于侵犯他人在商号权而申请的商标,可以提起商标无效宣告申请,但也同样需要证明该商号具有一定的市场知名度。

参考案例:(2019)沪73民终6号

 

冲突类型4:在先商号权与在后商号权

具体行为表现

维权方案/诉由选择

法律依据

是否有商号知名度的要求

将他人在先商号在相同或者不同区域进行商号登记,且该商号有一定影响

 

民事诉讼:不正当竞争纠纷

 

《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定(2020修正)》

第二条 原告以他人企业名称与其在先的企业名称相同或者近似,足以使相关公众对其商品的来源产生混淆,违反反不正当竞争法第六条第(二)项的规定为由提起诉讼,符合民事诉讼法第一百一十九条规定的,人民法院应当受理。

《反不正当竞争法》

第二条 经营者在生产经营活动中,应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,遵守法律和商业道德。

第六条 经营者不得实施下列混淆行为,引人误认为是他人商品或者与他人存在特定联系:

(二)擅自使用他人有一定影响的企业名称(包括简称、字号等)、社会组织名称(包括简称等)、姓名(包括笔名、艺名、译名等);

 

是(需有一定影响)

对于擅自使用他人一定影响的商号,结合前述第三种冲突类型中的分析,如属于作为自己的企业名称进行登记或者使用的,在符合相关要件的情况下也可能被认定为《反不正当竞争法》第六条规定的混淆行为,或适用第二条关于诚实信用的原则性规定。

参考案例:(2010)沪二中民五(知)终字第6号

 

综上所述,不同的在先权利种类及在后侵权行为表现限定了权利人可采取的维权措施的范围,如确需通过诉讼方式解决商标权与商号权之间的权利冲突问题,作为权利人一定要充分分析本方权利基础与相对方侵权行为的不同表现形式,并结合现有证据制定最优应对方案。

 

注1:在现行有效的法律法规层面,对商号与字号的使用未作明确定义及区分。但在已被修改的《企业名称登记管理规定(2012年修订)》的第七条曾有规定:企业名称应当由以下部分依次组成:字号(或者商号,下同)、行业或者经营特点、组织形式。据此可理解为字号与商号含义相同,均为企业名称中的核心组成部分。虽该条已被修改,但结合《民法典》、《商标法》、《反不正当竞争法》等的相关规定,本文中仍持前述相同观点。

注2:就商标权本文指《商标法》规定的注册商标专用权,就商号权本文指《最高人民法院关于审理不正当竞争民事案件应用法律若干问题的解释》规定的企业登记主管机关依法登记注册的企业的商号权以及在中国境内进行商业使用的外国(地区)企业的商号权。

注3:《商标法》第五十八条虽然规定将他人注册商标、未注册的驰名商标作为企业名称中的字号使用,误导公众,构成不正当竞争行为的,依照《中华人民共和国反不正当竞争法》处理,但具体的适用条款却并没有司法解释予以明确。实务中法院多根据具体侵权行为的不同,考虑是否违反诚实信用原则(第二条)、是否构成混淆行为(第六条)等。

注4:2019年4月23日江苏省高级人民法院公布了2018年江苏法院知识产权司法保护十大案例,其中包括洋河驰名商标被恶意注册及泛化使用纠纷案苏高院(2017)苏民终1781号,该案中法院的观点是被告基于故意攀附使用与他人驰名商标近似的标识,致使驰名商标注册人的利益可能受到损害的,即使被告使用的标识已成功注册,人民法院可以根据原告的请求,依法判决被告禁止使用该商标,并赔偿相应的经济损失。

 


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