浅谈专利领域公知常识的认定问题

作者:龚建华 李昊哲

观点

引  言


在发明专利实质审查过程中,审查员在评述权利要求的创造性时往往会将区别于现有技术的特征定性为“…是本领技术人员的常规技术手段”、“…是本领域常用的方式”、“…本领域技术人员可以根据需要进行调节”,即通常所说的公知常识。专利法及专利法实施细则中均没有与公知常识相关的具体规定。虽然《专利审查指南》对“公知常识”有所涉及,但笔者认为仍有许多值得探讨和完善的地方。鉴于公知常识在专利审查、复审、无效宣告程序甚至后续的行政诉讼中常有涉及,有时候甚至会成为争议的焦点,本文结合现行《专利审查指南》的规定及(2020)最高法知行终35号行政判决,对公知常识的认定问题进行了探讨。

一、《专利审查指南》中关于公知常识的规定

在现行《专利审查指南》(下称“《指南》”)中,关于公知常识的相关规定如下:

在专利实质审查阶段,审查员依据“三步法”[1]判断权利要求的创造性,可能会涉及到认定某项区别技术特征是否属于公知常识的问题,如《指南》第二部分第四章3.2.1.1节规定的,“(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见……下述情况,通常可以认为现有技术中存在上述‘技术启示’:所述区别特征为公知常识,例如,本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段,或教科书或者工具书等中披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段”。

对于复审阶段,《指南》第四部分第二章4.1节指规定,“在合议审查中,合议组可以引入所属技术领域的公知常识,或者补充相应的技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据”。

在无效审查阶段,《指南》第四部分第八章4.3.3节规定,“当事人可以通过教科书或者技术词典、技术手册等工具书记载的技术内容来证明某项技术手段是本领域的公知常识”。

可以看出,《指南》中并没有对如何认定“公知常识”进行全面、系统的规定,仅仅罗列了公知常识的常见载体形式,即教科书以及技术词典、技术手册等工具书。

二、对公知常识认定的分析与探讨

笔者结合现行规定,对公知常识的载体形式及认定标准作出以下探讨。

第一,关于公知常识的载体形式。《指南》列出的载体形式为:教科书、以及技术词典、技术手册等工具书。

1. 教科书

根据《现代汉语词典》(第5版),“教科书”一词的定义为“按照教学大纲编写的为学生上课和复习用的书”。按照这一定义,其包括两个要件,一是“根据教学大纲编写”,二是“供学生上课和复习用”。

笔者认为,在审查实践中,认定是否符合上述两个要件,通常要综合考虑封面、版权页、序言、内容提要、目录等部分的内容来判断。大部分情况下是比较容易得出结论的。需要注意的是,某些情况下,传统的教科书记载的技术可能相对于当前应用的技术而言有所滞后,尤其是人工智能、通信技术等高速发展的技术领域,某些业内已经广泛应用的基础知识很可能尚未纳入教学大纲,从而没有写入教科书,而相关权威人士的专著在高校中作为教材使用的现象时有发生。此类专著是否可以认定为《指南》所称的“教科书”,是一个值得探讨的问题。笔者认为,如果认为《指南》中所称的“教科书”仅包括传统意义上的教科书,则可能不当的限制了公知常识的认定范围,也难以适应时代发展的需求,故此处的“教科书”应做广义的理解,对于专著等类型的书籍,如果能够证明其已实际被作为教学活动中基础知识来源的情况下,可以考虑将其作为公知常识的证据。

2. 技术词典、技术手册等工具书

《现代汉语词典》(第5版)对“工具书”一词的定义为:“专为读者查考字意、词意、字句出处和各种事实而编纂的书籍,如字典、词典、索引、历史年表、年鉴、百科全书等”。由此可见,工具书即专供读者查考本领域各种技术信息的书籍,表现的形式可以是词典、手册等等。从用途方面而言,工具书明显区别于教科书。前者供读者“查考”之用,后者“供学生上课或复习(学习)”之用。因此,通常来说,工具书的内容较为碎片化,通常由大量的技术名词或技术事实叠加而成,在内部逻辑上远不如教科书系统,但涉及的知识范围非常宽泛。工具书的认定方式与教科书较为类似,也需要重点关注封面、版权页、序言、内容提要、目录等部分。通常来说是比较容易进行认定的。

第二,关于公知常识的认定标准

如何认定某技术方案是否属于公知常识,其认定标准是什么?《指南》中仅仅是将教科书或者工具书披露的技术手段作为公知常识例子之一进行规定的,并没有对认定标准进行任何规定。笔者认为,公知常识的本质特征是为本领域技术人员所广泛知晓。基于公知常识的本质特征以及工具书的特点,笔者认为将工具书中所披露的技术手段认定为公知常识应该是说得通的,但是将教科书中披露的内容不加区分的一概认定为公知常识可能是欠妥的,主要原因是教科书是分为不同教育层次的。由于本科阶段的教育为通识教育,因此本科及以下阶段所使用的教科书中披露的技术方案一般可以认定为“公知常识”。而本科以上阶段的教育具备一定的科研属性,在本领域中较为前沿,因而其相应的教科书可能超出了本领域人员的公知领域,一般不宜认定为公知常识。此外,一些本科甚至本科以下的教科书中往往会有一些难度较大的练习题或开放探讨型的问题,并将答案和简单分析附于问题之后。这部分内容所披露的技术方案是否可以认定为公知常识?笔者认为,也不宜一刀切式的下结论,仅考虑载体形式可能是欠妥的,需结合具体情况进行针对性地分析。

第三,教科书、工具书等载体形式之外,其他载体中记载的知识是否必然排除在公知常识之外?笔者认为,在单一证据情况下,如果既不是教科书,也不是技术词典、技术手册等工具书的文献,基本上不可能认定其属于“公知”。但是如果若干多份文献都披露了同一技术方案,特别是持续的年代范围比较长、出版语种比较多、传播范围比较广的情况下,也是可以考虑认定为公知常识的。

综上,笔者认为,载体形式是判断是否属于公知常识的重要因素,常见载体包括教科书、技术词典、技术手册等工具书,但是也不能简单的认为教科书中所披露的技术方案必然属于公知常识。视情况可能还需要考虑以下因素:技术方案本身的繁简程度、同一内容在其他载体中出现的情况、出版年代、发行量、获取的难易程度、语种、受众和传播范围等情况。

三、公知常识的最新司法判例

2011年7月6日,申请人向国家知识产权局提交了申请号为201110187700.2的发明专利申请。2015年1月29日,国家知识产权局以权利要求1-14不具有创造性为由驳回。申请人不服,向国家知识产权局申请驳回复审。2016年11月25日,国家知识产权局作出维持驳回的复审决定,在评述区别技术特征时引入了《肿瘤研究前沿》第8卷作为公知常识性证据,并以对比文件与该公知常识结合否定了权利要求的创造性。

申请人认为,《肿瘤研究前沿》第8卷既不是教科书,也不是技术词典,而是相应年度的肿瘤研究领域最新成果合编成卷的综述性质论文集,明显不属于公知常识的范畴,故提起诉讼。一审法院认为,《肿瘤研究前沿》第8卷为肿瘤医学研究方面的期刊,国家知识产权局未判定其记载的具体技术知识是否为公知常识,直接将其作为公知常识证据使用,存在错误。

最高人民法院于2020年8月13日作出(2020)最高法知行终35号行政判决书,驳回上诉,维持原判,主要理由如下:首先,从载体形式看,《肿瘤研究前沿》第8卷属于图书。一审判决认定其属于期刊杂志,有失准确,予以纠正。其次,从内容及其特点看,《肿瘤研究前沿》第8卷虽然属于图书,却并不属于一般性教科书。该书序言指出,其尽力以最通俗的语言将目前世界上肿瘤研究的最新进展介绍给同行及相关研究人员,具有专著、综述、述评、科普读物等诸种文献的特点,以包容性、先进性、焦点争论为特色。这表明,该书旨在介绍世界肿瘤研究的最新进展,并非讲述肿瘤研究领域一般性技术知识,不属于通常意义上的教科书。最后,从受众、传播范围方面看,亦难以认定《肿瘤研究前沿》第8卷属于教科书。该书版权页“内容简介”记载,“本书可作为相关专业研究人员的参考用书,也可供高校、医院的相关人员阅读使用”,同样表明其并非通常意义上的教科书,而是专业研究人员的参考用书。综合上述,《肿瘤研究前沿》第8卷虽然属于图书,但并非通常意义上的教科书,尚不足以认定属于公知常识性证据[2]。

此案是由最高法院作出的少有的主要涉及公知常识认定问题的判例。在35号行政判决书中,最高法院指出:一般而言,对于相关技术知识是否属于公知常识,原则上可以通过技术词典、技术手册、教科书等所属技术领域中的公知常识性证据加以证明;对于技术词典、技术手册、教科书之外的文献,判断其是否属于记载本领域基本技术知识的公知常识性证据,则需要结合该文献的载体形式、内容及其特点、受众、传播范围等具体认定。

35号行政判决书从公知常识的本意出发,列出了公知常识的常见载体形式,即技术词典、技术手册、教科书等记载本领域基本技术知识的文献。同时,对除此以外的其他载体形式,并没有一刀切的排除,而是强调需要结合其具体的载体形式、内容及其特点、受众、传播范围等因素进行认定,由此适当拓宽了《指南》中所提及的公知常识的载体形式。同时指明了认定公知常识所应当考虑的主要因素,对今后专利司法领域的公知常识认定具有重要的指导意义。


参考文献:

1.(2020)最高法知行终35号行政判决书

2.中华人民共和国国家知识产权局.《专利审查指南》[M].北京:知识产权出版社,2021修订


注释

[1] 《指南》第二部分第四章3.2.1.1节:

判断要求保护的发明相对于现有技术是否显而易见,通常可按照以下三个步骤进行。

(1)确定最接近的现有技术

(2)确定发明的区别特征和发明实际解决的技术问题

(3)判断要求保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见

[2] (2020)最高法知行终35号行政判决书

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