向中国国家知识产权局(CNIPA)提交PPH请求的实务说明与探讨

作者:商璐阳 张嵩

观点

背景介绍

PPH是英文Patent Prosecution Highway的缩写,直译为专利审查高速路,顾名思义,它是指申请人提交的专利申请的加快审查通道。

2011年11月1日,我国与日本特许厅率先启动中日PPH试点,之后,又先后与美国、德国、韩国、俄罗斯等十余个国家启动了双边PPH试点业务。    

中日PPH试点于2011年11月1日启动,为期一年。该PPH试点曾于2012年11月1日、2013年11月1日和2015年11月1日各延长一次,至2018年10月31日止。根据中日两局局长签署的 《中国国家知识产权局与日本特许厅关于延长专利审查高速路试点的联合意向性声明》,中日PPH试点将自2018年11月1日起再延长五年,至2023年10月31日止。[1]另外,由欧洲专利局(EPO)、日本特许厅(JPO)、韩国特许厅(KIPO)、 中国国家知识产权局(CNIPA)和美国专利商标局(USPTO)等五局(以下称:IP5)于 2013 年 9 月就启动一项全面的五局专利审查高速路 (IP5 PPH)试点项目达成一致,以更好地加快处理在这些局提出的专利申请。 IP5 PPH 试点项目自 2014 年 1月 6 日起始,利用五局中任意一局的审查结果,可以向其他四局的所在国提交PPH申请,从而变得更加便利。

对专利申请人而言,PPH的优势非常明显:

● 利用PPH,专利申请可以被加快审查,申请人有望更迅速地获知审查意见;

● 专利申请的成本会降低,答复审查意见通知书的次数会减少;

● 专利申请被授予专利权的可能性也会增加。[2]

但是,在PPH申请的操作实务中,如果不注意一些细节,很可能导致出现PPH申请失败的情况。理解手续中的一些细节,对提高PPH申请的成功率很有帮助,以在中国利用JPO审查结果的PPH申请为例,本文将逐一进行阐述和说明。

1.  PPH申请的种类

 向CNIPA申请PPH,主要可以通过2条途径:

①   依照巴黎公约,使用来自JPO的工作结果,以下称为JPO-PPH;

②  使用来自 JPO 的 PCT 国际阶段工作结果, 以下称为PCT-PPH。

其中第一种途径,对应申请(OEE申请)可以是构成优先权要求基础的申请、由构成优先权要求基础的 JPO 申请派生出的申请(例如 JPO 申请的分案申请或要求JPO 申请国内优先权的申请)、或是 PCT 申请的日本国家阶段申请。[3] 这种类型的PPH申请中,申请人需注意完整,准确地填写本申请与OEE申请的关系。例如,本申请与OEE申请为同一件国际申请分别进入中国及日本国家阶段的申请,申请人如果只填写这层关系,审查员可能会认为未能完整填写二者之间的关系,从而下发补正通知书。申请人在检查后发现,本申请与OEE申请同时要求了同一件日本基本申请作为优先权基础,经过补充后,本件PPH申请获得通过。

第二种途径的PCT-PPH申请,对应该申请的 PCT 申请的国际阶段的最新工作结果,即国际检索单位的书面意见(WO/ISA)、国际初步审查单位的书面意见(WO/IPEA)或国际初步审查报告(IPER), 指出至少一项权利要求具有可专利性/可授权(从新颖性、创造性和工业实用性方面)。其中需要注意的是,作出WO/ISA ,WO/IPEA ,IPER 仅限于JPO, 并且,如果WO/ISA、WO/IPEA 或 IPER 的第 VIII 栏记录有任何意见(例如,第八栏中画×),该申请将不能够请求 PCT-PPH。[4]

2.  PPH申请的时机与条件

①   CNIPA 申请必须已经公开(申请人在提出 PPH请求之前或之时必须已经收到 CNIPA作出发明专利申请公布通知书。)。为了尽快满足本条要求,申请人可以在新申请时选择“提前公布”,这样在初审合格后申请会立刻进入公开阶段。

②   CNIPA 申请必须已经进入实质审查阶段(申请人在提出PPH请求之前或之时必须已经收到CNIPA作出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书)。有一个例外是,申请人可以在提出实质审查请求的同时提出 PPH 请求。 申请人也可以选择在新申请时同时提交实质审查请求,这样申请在公布的同时将进入实审阶段。

③   CNIPA 申请必须是电子申请。申请人如果在新申请阶段是提交的纸件申请,必须先进行纸转电(电子申请)的操作,才可以进行PPH申请。

3.  PPH申请所需基础文件

①   JPO 就对应申请作出的所有审查意见通知书的副本及其译文,申请人可以提交中文或英文译文,不可以只提供日文原文的通知书。申请人可以利用AIPN(JPO 的文件访问系统)上述文件,只需要在PPH申请表中勾选相应选项, 不需要提交附件。在PCT-PPH申请中,申请人可以通过“PATENTSCOPE”获得最新国际阶段工作结果的副本及译文。申请人应在PPH请求表中填写所有通知书的信息,不能有遗漏,也要注意识别通知书的正确发文日期。

②  JPO 认定为具有可专利性/可授权的所有权利要求的副本及其译文,同上一条一样,申请人可以提交中文或英文译文。在PCT-PPH申请中,申请人可以通过“PATENTSCOPE”获得该副本及译文。

③  JPO 审查员引用文件的副本,如果是前述审查意见通知书引用的文件,属于参考文件,无需提交,只需在PPH申请表中写明。同样的,PCT-PPH中对应的国际申请的最新国际工作结果中引用文件,如果是参考文件,则不构成驳回理由,也不必提交。

④  权利要求对应表,申请人可在PPH请求表中说明本申请与对应的OEE申请的权利要求的充分对应关系。

4.  权利要求的对应关系及补正

CNIPA 申请的所有权利要求,无论是原始提交的或者是修改后的,必须与 JPO 认定为具有可专利性/可授权的一个或多个权利要求充分对应。权利要求“被认定为可授权/具有可专利性”是指,JPO 审查员在最新的审查意见通知书中明确指出权利要求“具有可专利性/可授权的”,即使该申请尚未得到专利授权。由于翻译和权利要求格式造成的差异,如果 CNIPA 申请的权利要求与 JPO 申请的权利要求有着同样或相似的范围,或者 CNIPA 申请的权利要求范围比 JPO 申请的权利要求范围小,那么,权利要求也被认为是“充分对应”。[5]

需要注意的是,根据中国专利法实施细则第51条的规定,发明专利的申请人,在进行实体审查的同时,或者在收到进入实审通知书的三个月内,可以对申请进行主动修改。因此,在CNIPA申请的权利要求中,如果有与对应的日本申请中的具有专利性的权利要求没有充分对应的情况下,提出PPH请求时或提出前,为了满足“充分对应”的条件,应该对该CNIPA申请的权利要求进行主动修改。也就是说,如果申请人打算提出PPH请求,在进行实体审查请求的同时,或者在收到进入实审通知书的三个月内,有必要对本专利进行主动修改。在实务操作中,如果审查员以权利要求不能满足“充分对应”的条件,下发补正通知书,而这时又超过了上述可以进行主动修改的期限,则申请人不能为了满足“充分对应”的条件而再提交主动修改。所以,为避免出现上述情况,建议收到进入实审通知书的三个月内,应该尽快提交PPH申请,预留出充足的时间。

另外,审查员在收到申请人的PPH请求后,如未能满足要求,会视情况下发PPH补正通知书,给予申请人一次补正的机会,以克服缺陷,如果未能克服,申请人可以再次提交PPH请求,但至多一次。若再次提交的PPH请求仍不符合要求,申请将按照正常程序等待审查,不能加快审查。

结语

PPH为专利申请人提供了更加方便、快捷的专利审查服务,同时也促进了各专利审查机构之间的工作共享,有助于提升专利审查的效率和质量。也正是因此,PPH备受各国知识产权界瞩目。再加上2014年开始的由世界五大专利局(中、美、欧、日、韩)共同达成的IP5 PPH试点,相信会有越来越多的申请人开始了解,利用PPH。希望本文可以为大家提供一些帮助。谢谢!

 



参考资料:

[1] CNIPA 官网公告 http://www.cnipa.gov.cn/zscqgz/1133266.htm

[2] CNIPA 官网:PPH对外合作网络:助力中国企业"走出去" http://www.cnipa.gov.cn/zscqgz/1100035.htm

[3] CNIPA 官网: 在中日专利审查高速路(PPH)试点项目下向中国国家知识产权局(CNIPA)提交PPH请求的流程 http://www.cnipa.gov.cn/docs/2019-12/20191231083803468915.pdf

[4] CNIPA 官网: 在中日专利审查高速路(PPH)试点项目下向中国国家知识产权局(CNIPA)提交PPH请求的流程 http://www.cnipa.gov.cn/docs/2019-12/20191231083803468915.pdf

[5] CNIPA 官网: 在中日专利审查高速路(PPH)试点项目下向中国国家知识产权局(CNIPA)提交PPH请求的流程 http://www.cnipa.gov.cn/docs/2019-12/20191231083803468915.pdf


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