浅谈商标共存协议

作者:张青华 王瑾

观点

根据国家知识产权局的统计2018年我国商标注册申请量为737.1万件,商标注册量为500.7万件。2019年我国商标注册申请量为783.7万件,商标注册量就增长到640.6万件。上述数据充分说明了商标申请量近年都处于一个极速上升的过程,随之而来的是,商标申请被驳回的案件数量也在逐年递增。笔者发现在驳回复审程序中或者早在商标申请阶段,越来越多的商标申请人希望通过与在先商标权利人签订《商标共存协议》、《同意书》等材料,获得商标申请注册。现根据近些年的经验,就如何提交一份有效的商标共存协议提出一些建议,仅供分享讨论。

1、何为商标共存协议

想要了解何为商标共存协议,首先需要理解为何现今会出现许多“商标共存”的现象,其主要原因可以归结为虽然构成一件商标可以由文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合以及声音等组成或者上述要素结合而成,但是在实际操作中,商标申请人申请商标时希望申请的商标构成要素却是相对有限的,不同的商标申请人将这类构成要素分别组合,必然会出现相同和近似的情况。当出现相同或者近似商标时,商标申请人多会采取签署商标共存协议的方式争取商标注册。那何为商标共存协议呢?想要清楚理解商标共存协议的概念,首先要清楚什么是“商标共存”,依据世界知识产权组织(WIPO)的定义:商标共存是指两家不同的企业在商品或服务上使用相似或者相同的商标,并不必然相互妨碍其商业活动。而我国部分专家学者认为商标共存应该是指,两个或两个以上的自然人、法人或其他社会组织分别使用多个具有相同或相似商标标志的商标,但不必然造成消费者混淆或者商标淡化的情形。以上各方的定义虽然略有不同,但归纳总结可以得出几个关键词1 “相同或类似商品服务”、2“相同或近似商标”、3“不必然混淆”。

笔者理解所谓商标共存协议就是指,商标申请人申请注册的商标在相同或类似商品(服务)上与在先申请或已注册成功的商标存在相同或类似的元素,构成相同或近似商标,在不造成相关公众混淆的基础上,在后商标申请人与在先商标权利人之间达成了共识,允许这两件商标在相同或类似商品(服务)上同时合法存在的文书。

2、何时提交商标共存协议

为了顺利获取商标注册,多数申请人会考虑是否可以事先在申请阶段就与有可能构成在先商标权利人签署商标共存协议,并在申请时同时提交该共存,以便顺利获得商标注册。。从理论上说,为了节约行政审判资源,缩短商标申请的周期,减少商标申请人的负担,应该是允许在商标注册申请阶段直接提交商标共存协议。但是目前我国商标注册申请量巨大,商标局审查商标必须按照法律规定的审限进行,自2019年商标局新商标的审查期限又缩短到6个月后,对于商标局来说,商标审查的压力越来越大,所以使得商标局对于新商标申请的审查仅仅局限于商标本身,无暇考虑是否存在商标共存协议的情况。

其次,商标共存协议的获准,在判断商标近似程度和商品或服务类似程度以外,商标局审查的重点还要包括商标共存协议是否会损害相关消费者利益,即双方商标是否会导致消费者的混淆。因此还需考虑双方商标的知名度。如前所述,商标申请阶段在先商标权利人是不会参与在后商标申请程序的,在先商标权利人是无法提交证明在先商标显著性和知名度的证据。如果出于公平原则的考量,在商标申请阶段就审理商标共存的话,商标局也就只能从商标本身的显著性、合法性和近似性角度予以进行判断,不会考虑双方商标的知名程度,但这种做法就会导致审查判断标准的缺失。因此实际操作中,商标共存协议通常会在商标驳回复审阶段、行政诉讼阶段提交。

但如果在后申请人希望申请的商标元素中涉及到的是集团公司,或者关联公司在先申请或已拥有的商标元素的话,建议在后申请人在商标申请阶段就先提供签署涉及该元素的商标共存协议。根据以往的经验,商标局多数会考虑这种关联企业的特殊情况,认可其签署的共存协议。

3、何种商标的共存协议更容易被认可

两件商标能否共存,需要综合考虑双方商标指定使用商品(服务)的类似程度和商标的近似程度,以及双方商标的知名度。判定为近似的两件商标,如果近似程度较低,在整体上能够为消费者所区分的,其商品关联程度也并不密切,或者在后申请商标在实际使用中已具有一定程度的知名度,双方商标同时存在相关领域中不易造成相关公众的混淆,在后申请的商标申请人与在先商标权利人达成共存协议后,其申请商标被核准注册的可能性就相对较大一些。因此首先判断双方商标构成情况、近似程度、混淆程度是为了达到商标顺利注册的目的是否需要签署共存协议首先考虑的前提条件。

通过以往涉及到的商标共存案件的分析,对于判断标准进行了以下总结,可予以参考。

1、商标近似判断

商标近似与否的判断标准,可参考《 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第9条第二款的内容[i],从文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者颜色组合近似与否进行判断。

2、商品(服务)类似的判断

商标指定使用商品(服务)是否构成类似商品(服务),一般依据《类似商品或者服务区分表》进行判断,但是依据《 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第11条第一款[ii]的内容,还应考虑其功能、用途、销售渠道、使用方式、消费对象等是否存在一定差异。

3、  不构成混淆的证明

企业名称及字号的知名度、相关商品特有的包装装潢等其他商业标志也可以作为区分来源的作用,即可以作为不构成混淆的相关证据。

此外,对于制作商标共存协议需要注意的还有形式上的要求。根据北京市高级人民法院2019年4月24日公布的《商标授权确权行政案件审理指南》的规定[iii],共存协议必须以书面形式同意诉争商标申请注册,且必须明确写明相关商标的具体信息,而附条件、附期限的共存协议,一般是不会被采信的。

商标申请阶段提交的商标共存协议样本:                                              

 

 



[i]《    最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》

第9条 商标法第五十二条第(一)项规定的商标相同,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,二者在视觉上基本无差别。

   商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

[ii] 《 最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》

第11条 商标法第五十二条第(一)项规定的类似商品,是指在功能、用途、生产部门、销售渠道、消费对象等方面相同,或者相关公众一般认为其存在特定联系、容易造成混淆的商品。

   类似服务,是指在服务的目的、内容、方式、对象等方面相同,或者相关公众一般认为存在特定联系、容易造成混淆的服务。

   商品与服务类似,是指商品和服务之间存在特定联系,容易使相关公众混淆。

[iii]北京市高级人民法院《商标授权确权行政案件审理指南》

15.11 【共存协议的形式要件】

引证商标权利人应以书面形式同意诉争商标申请注册,明确载明诉争商标的具体信息,但附条件或者附期限的共存协议一般不予采信。 共存协议应当真实、合法、有效,且不存在损害国家利益、社会公共利益和第三人合法权益等情形,否则不应予以采纳。

 


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