商标恶意注册的规制与企业防御

作者:关刚 张慧

观点

开年伊始,疫情尚未结束,涉及疫情的商标事件便频上热搜,3月4日,国家知识产权局商标局发布通告,对 “火神山”“李文亮”等63件商标注册申请作出驳回决定。随后北京市朝阳区市场监管局对一家帮助企业恶意注册火神山、雷神山的商标代理机构依法作出行政处罚,顶格罚款10万元;3月26日,浙江绍兴市市场监管局公布对疫情期间申请注册“李文亮”商标案的处理结果:责令申请人、代理机构及其直接责任人员改正违法行为,分别处以罚款。

近年来如上述事件中的恶意注册商标事件数量大幅增加,针对这一现象,国家有关部门如何主动出击进行规制,企业又该如何制定防御措施维护自身合法权益,笔者从这两点出发进行了以下整理。

一、商标恶意注册的规制

近年来,我国商标申请注册量高速增长,除市场主体正常的商标使用需求外,商标注册中确实也包含了一些不以使用为目的的商标恶意注册和囤积。例如针对上述以当前防疫过程中产生的医疗机构名称或疫情一线医护人员姓名申请商标注册的行为,国家知识产权局均以易造成不良影响为由,适用《商标法》第十条第一款第八项[1]“有其他不良影响的”标志不得作为商标使用的规定为由驳回。

(一)立法规制,从源头打击恶意注册商标行为

2019年11月1日,新《商标法》实施,此次商标法的修改,为规制恶意商标申请注册行为提供了直接、明确的法律依据。

1.增强商标使用义务,《商标法》第四条中增加“不以使用为目的的恶意商标注册申请,应当予以驳回”的规定,将打击恶意注册的关口前移至审查阶段,并将其作为提出异议和请求宣告无效的事由,直接适用于异议程序和无效宣告程序中。在该条规定中,“不以使用为目的”和“恶意”是两个条件,在《商标法》最初的修订草案中,并没有“恶意”的限定,但这样的规定可能会殃及市场主体申请的为防止他人在不同类别上注册与知名商标相同或近似商标的防御商标,因此在正式颁布的《商标法》第四条中,加入了“恶意”的限定。

2.“不良影响”认定,3月4日国家知识产权局驳回的63件商标注册申请均在审查阶段以“易造成社会不良影响,适用商标法第十条一款八项”依法予以驳回。构成《商标法》第十条第一款第(八)项所称的“不良影响”应当具备以下几个要件:1、有关标识所侵害的对象系公共利益和公共秩序; 2、有关标识所形成的不良影响是基于对公序良俗的破坏。雷神山,李文亮等标识是民族精神的象征,此类注册伤害的是国家和人民的公共情感,是对公序良俗的破坏,因此,“雷神山”“李文亮”等标识不得作为商标使用。

《商标法》第十条为商标禁用条款,也被列为注册商标应宣告无效的绝对条件,违反该条规定的标志不仅不能注册为商标,也不能作为商标使用。《商标法》第十条第一款第(八)项是一个示例性规定,示例部分为“有害社会主义道德风尚”的标志,概括部分是“其他不良影响”的标志,因此该规定中“其他不良影响”通说认为是用于规制违背公序良俗类型的、侵害不特定主体即社会公众利益或公共秩序的商标注册行为。

《商标法》第十条第一款第(八)项中的“其他不良影响”是用于规制商标注册行为可能会损害我国社会主义公共利益和秩序的注册行为,而对于商标注册行为可能会损害特定民事主体权益的注册行为,则需要权利遭受侵害的民事主体采用商标法中其他的救济方式和程序来维护自身权益。例如,对于末经授权以“公众人物姓名”注册商标的,法院一般不认为该注册行为属于商标法规定的“有其他不良影响”的情形。例如最高人民法院在2020年3月作出的知名蓝球明星乔丹与国家知识产权局、乔丹体育股份有限公司商标行政纠纷再审案[2]行政判决书中认为,“乔丹”商标标识不存在可能对我国政治、经济、文化、宗教、民族等社会公共利益和公共秩序产生消极、负面影响的情形,未违反《商标法》第十条第一款第(八)项的规定。法院最终认定“乔丹”注册商标侵害了乔丹先生享有的在先姓名权,以违反《商标法》第三十一条的规定为由应予撤销。

3、对申请人、商标代理机构恶意申请商标注册、恶意诉讼的行为规定了处罚措施。从而将规制恶意注册行为贯穿于整个商标申请注册和保护程序,在责任主体方面既包括申请人和权利人也包括商标代理机构。上述事件中,朝阳市场监督局依据《商标法》六十八条第一款第(三)项的规定[3]责令代理机构立即停止违法行为,并作出行政处罚决定如下:一、给予警告;二、对当事人处以十万元罚款。

(二)审查规制,细化打击恶意注册商标行为

2019年12月1日,《规范商标申请注册行为若干规定》施行,在对恶意申请商标注册的审查方面提供了更为细化的依据。

1.恶意申请的认定

根据《规范商标申请注册行为若干规定》一问一答中的解答:审查实践中,如果商标注册部门发现商标注册申请的申请人存在无正当理由大量申请商标注册、交易商标、占用公共资源,及多次在非类似商品或服务上抢注他人商标等情形,则会继续审查该申请是否属于不以使用为目的恶意申请商标注册。具体来说,在认定是否构成恶意申请时,审查员需要综合多项考虑因素和个案证据进行分析判断,如利用商标审查系统中查询申请人的申请历史、转让情况等相关事项,筛查驰名商标、知名地名等禁注词;通过营业执照、企业信息公示系统等对所在行业、违法记录等进行查询。此外,依据商标法第二十九条的规定,在审查过程中,审查员认为申请人涉嫌恶意申请或者囤积注册的,可以要求其做出相关说明。

在《规范商标申请注册行为若干规定》第八条中,明确了商标注册部门在判断商标注册申请是否属于违反商标法第四条规定时如何认定“恶意”考虑的因素:

(一)申请人或者与其存在关联关系的自然人、法人、其他组织申请注册商标数量、指定使用的类别、商标交易情况等;

(二)申请人所在行业、经营状况等;

(三)申请人被已生效的行政决定或者裁定、司法判决认定曾从事商标恶意注册行为、侵犯他人注册商标专用权行为的情况;

(四)申请注册的商标与他人有一定知名度的商标相同或者近似的情况;

(五)申请注册的商标与知名人物姓名、企业字号、企业名称简称或者其他商业标识等相同或者近似的情况;

(六)商标注册部门认为应当考虑的其他因素。

2.规范代理行为

《规范商标申请注册行为若干规定》规章第四条规定[4]商标代理机构不得接受包括属于商标法第四条规定的不以使用为目的恶意申请商标注册的、属于商标法第十五条规定的代理人、代表人或其他特定关系人抢注商标的,以及属于商标法第三十二条规定的损害他人现有在先权利或者以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标申请的委托及其他不得从事的行为。

二、企业防御:建立商标防御墙

(一)防御商标-跨类别注册防御

根据《商标注册用商品和服务分类》,目前我国所有商品及服务共划分为45个类别,跨类别注册防御就是指企业在其中一个类别申请注册了商标后,又在其他之后可能涉及的类别注册相同的商标。

在商标恶意注册行为中,有一类为恶意跨类抢注行为,即在他人已经注册或使用的商品或服务类别的商标之外,将相同或类似商标在另外的商品或服务类型上进行申请或注册。为了防止被恶意傍名牌或在其他类别上被注册相同或近似商标,企业往往需要进行保护性注册。

跨类别注册防御不但可以实现商标防御,避免企业未来涉及新的生产经营类别时,相同商标已经被抢注的情况,具有一定的“囤货”性质;还可以避免他人注册在不同的类别对企业的商标的显著性产生损害,例如某款食品的商标被抢注在垃圾桶上,必定会对食品的商标产生影响。

对于初创型中小微企业,可以选择商标多类注册,在重要的相关类别进行注册。而规模较大的公司一般都会选择商标全类注册,例如最近火遍全网的老乡鸡就是全类注册;

(二)防御商标-同类别注册防御

同类别注册防御就是商标所有人在同行业、同类别内注册与原商标近音、同音或字形近似的商标。例如阿里巴巴注册了“阿里爸爸”、“阿里妈妈”等商标;星巴克注册了“辛巴客”、“新巴客”等同音近似商标;老干妈注册了“老千妈”、“老于娘”等上百个商标;

同类别注册防御主要针对“山寨”这种搭名牌便车的行为,防止其他企业的恶意竞争行为。

当企业发展到一定规模后,同类别商标防御就变的至关重要,以免日后企业维权困难。

(三)商标监控-主动防御

商标监控是指对第三人申请注册相同或近似商标标识的行为持续检索和识别。其中,如果是商标申请人,则主要侧重提出商标申请后的监控,而如果是商标权人,则需要注重商标注册核准后的监控。

对于初步审定的商标,若企业认为系其已使用的商标,可以在三个月公告期限内提出商标异议。企业提出异议时应当提供充分证据证明他人以不正当手段抢注,且涉案商标系其已经使用并有一定影响的商标。

鉴于当前我国商标新申请数量巨大,如果企业自身拥有商标数量较少,为节约成本可以进行自主监控,但如果企业拥有较多商标数量,自主监控会耗费较大成本,因此可以委托专业的代理机构、商标数据平台等,由专业人员进行监控。

(四)驰名商标-终极防御

驰名商标是指在中国为相关公众广为知晓并享有较高声誉的商标。

商标法中对驰名商标的保护范围要大于普通注册商标。根据商标法第十三条规定,在中国注册的驰名商标的保护范围包括不相同或不相类似商品。而普通注册商标的保护范围仅限于相同或类似商品。也就是说,驰名商标的所有人无需采取防御商标的手段来预防品牌被山寨。

驰名商标的认定主要关注商标的影响力,例如公众知晓程度、使用时间、宣传投入、销量产量等[5],企业在利用和保护商标时应注意,保留和收集对驰名商标认定有利的证据或材料,为日后认定驰名商标进行准备。

三、企业防御的注意事项

(一)注意保持防御商标的有效性

1.防止3年未使用被撤销

根据商标法第四十九条第二项的规定,连续3年停止使用注册商标的,由商标局撤销其注册商标。也就是说,商标所有人注册了防御商标之后的3年内未使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标并进行注册。因此,企业应在注册防御商标后视情况进行有效使用行为,以防止被第三人提出撤销申请。

2.防止到期未续展被注销

根据商标法第三十九条、四十条的规定,商标注册成功之后的有效使用期为10年,在有效期满前12个月,商标申请人可以申请商标续展;在续展期内未提出续展申请的,还有6个月的宽展期,在宽展期如果未提出商标续展申请,期满后商标局将注销商标。因此,企业不应忽略仅用于防御的防御商标的有效期,对即将到期的防御商标应判断其防御效果后再确定续展或放弃。

(二)注意主动监控的周期和范围

商标监控应确定监控周期,及时发现和识别第三人相同或近似商标初审公告信息,及时提起商标申请异议,防止他人因此获准商标注册核准。

而商标监控的范围不应仅局限于国家商标局《初审商标公告》披露的初审公告商标数据,也应包括国际商标局(WIPO)《商标公告》披露的领土延伸注册至我国的商标信息,避免产生遗漏。

(三)注意把握驰名商标认定的认定机会

驰名商标的认定机关并不采取大范围内的驰名商标集中评定评选等活动,而是依据目前正在发生或者已经发生的某一个具体案例进行审理认定,另外,驰名商标的认定机关并不主动行使职权来认定驰名商标,而是由某一个具体案例中的当事人来主动申请认定的,因此企业应把握其某个商标可能被认定为驰名商标的机会,委托专业律所或代理机构进行积极准备。

结语:冰冻三尺非一日之寒,恶意注册商标现象猖獗归根结底还是有利可得,低成本,低风险,高收益;对于此现象,笔者认为,一旦确立申请人或代理机构存在恶意囤积抢注商标事实,国家相关职能部门务必从快从严从重处罚,以儆效尤,提高不法分子的作案风险和成本,拒心存侥幸者于门外,从而减轻相关工作人员的工作量,为真正有需要的社会群体服务。

而企业需要针对商标领域建立一个较为完善的管控体系,建议安排专业团队或者委托专业代理机构在不同的发展阶段,进行专业性的申请、管理、维护、检索和监控,需时刻了解最新法律法规动态,时刻收集和保存现有相关证据材料防患未然,并做好相应的防御防堵措施,以便万一被侵权了,可以在维权的战役中占立先机,有力的辅助维权战役中取得胜利。

[1] 商标法第十条第一款第(八)项规定:“有害于社会主义道德风尚或者有其他不良影响的”标志不得作为商标使用。

[2] 最高人民法院(2018)最高法行再32号行政判决书。

[3] 商标法六十八条第一款(三)项规定:商标代理机构在申请商标时更为专业,在申请检索、客户使用目的等应该进行了解,在给客户提供合理化建议时对客户的申请应当明确告知,对大量囤积商标、恶意抢注、傍驰名商标等行为不得接受其委托。如有违反,由工商行政管理部门责令限期改正,给予警告,处一万元以上十万元以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处五千元以上五万元以下的罚款

[4] 《商标注册用商品和服务分类》第四条规定:商标代理机构应当遵循诚实信用原则。知道或者应当知道委托人申请商标注册属于下列情形之一的,不得接受其委托:(一)属于商标法第四条规定的­不以使用为目的恶意申请商标注册的;(二)属于商标法第十五条规定的;(三)属于商标法第三十二条规定的。商标代理机构除对其代理服务申请商标注册外,不得申请注册其他商标,不得以不正当手段扰乱商标代理市场秩序。

[5] 《驰名商标认定和保护规定》第三条 以下材料可以作为证明商标驰名的证据材料:

(一)证明相关公众对该商标知晓程度的有关材料;

(二)证明该商标使用持续时间的有关材料,包括该商标使用、注册的历史和范围的有关材料;

(三)证明该商标的任何宣传工作的持续时间、程度和地理范围的有关材料,包括广告宣传和促销活动的方式、地域范围、宣传媒体的种类以及广告投放量等有关材料;

(四)证明该商标作为驰名商标受保护记录的有关材料,包括该商标曾在中国或者其他国家和地区作为驰名商标受保护的有关材料;

(五)证明该商标驰名的其他证据材料,包括使用该商标的主要商品近三年的产量、销售量、销售收入、利税、销售区域等有关材料。

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