简述注册商标连续三年不使用撤销制度中的“正当理由”

作者:龚建华 李瑶

观点

我国《商标法》第49条第2款规定,注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。该条款规定了注册商标被撤销的两种法定情形,而实践中最常见的是第二种情形,即注册商标因没有正当理由连续三年不使用而被撤销(以下简称“撤三”)。

当注册商标被他人提出撤三申请时,商标注册人首先应对该商标是否被实际使用进行确认。当注册商标确实未被使用时,商标注册人应回顾其未对注册商标进行使用的原因。如果其未对注册商标进行使用是因客观困难造成的,则可以尝试从正当理由的方面进行抗辩。

我国《商标法实施条例》第67条明确了正当理由的四种情况,即:不可抗力,政府政策性限制,破产清算,其他不可归责于商标注册人的正当理由。本文主要结合案例对撤三制度中“正当理由”的认定进行探讨,以供读者参考。

1、不可抗力

虽然商标领域专业人员对不可抗力可以构成注册商标不使用的正当理由在理论层面不持异议,但实际案件中,并非有不可抗力的发生就一定成立注册商标不使用的正当理由,还需要根据具体案件事实进行认定。

以地震为例,地震作为一种无法提前预知的自然灾害,毫无争议属于一种不可抗力。但即使在指定的三年期间内发生了地震事件,就必然成立注册商标不使用的正当理由吗?答案当然是否定的,此时还需进一步分析该商标未进行使用是否真的是因地震导致的。目前在我国尚未出现以地震作为正当理由抗辩的典型案例,但在日本出现了不少的以地震为由进行抗辩的案件。例如,在日本“UNITED”商标案[1]中,在案证据表明商标注册人的实际营业地在指定期间内两次遭受地震破坏,因而其注册商标未使用的行为被认定具有正当理由。而在2001-31102号商标案[2]中,法院并未认可注册人有关受到阪神地震影响而导致商标不使用的争辩,原因在于地震的发生时间与判决登记之日已间隔了超出三年的时间。

参考上述案例,当商标注册人提出不可抗力抗辩时,不仅要证明不可抗力事件的存在,还应从不可抗力的发生时间、强度上是否在三年的期限内都阻碍了注册商标的使用、以及在除不可抗力的影响之外商标注册人是否为使用商标做了必要的准备等方面进行论述,从而说服裁判者。

2、政策性限制

与不可抗力的适用条件相似,在商标注册人提出政策性限制抗辩时,国家知识产权局和法院亦会从政策性限制的时间、强度及商标注册人是否具有使用的意图和准备来综合判断商标未使用是否是真正因为受到政策性限制的影响。实践中,对商标投入使用存在政策性限制的主要是医疗器械、药品、烟草、金融等特殊行业,比较典型的案例有“宝岛及图”商标撤销案和“康及图”商标撤销案。

在“宝岛及图”商标撤销案[3]中,商标注册人通过提交国家烟草专卖局下达的准产目录、国家烟草专卖局办公室关于“宝岛”卷烟商标暂停生产有关情况的说明等文件,证明注册商标停止使用的原因是国家烟草专卖局因卷烟品牌整合要求其暂停生产,之后一直未安排其继续生产“宝岛”牌卷烟,但仍存在国家烟草专卖局适时安排“宝岛”商标卷烟商品生产及销售的可能性。最终法院认为商标注册人未使用涉案商标是因政府政策性限制导致的,最终认可涉案商标具有不使用的正当理由。

在“康及图”商标撤销案[4]中,商标注册人主张药品生产行业具有特殊性,只有在通过有关部门的审核、批准及检验合格后才能投入生产并进行销售。而通过商标注册人提交的证据,可以发现在指定期间内商标注册人进行了生产地址的搬迁,并为此先后向有关部门提出了公司异地搬迁药品GMP改造申请、药品生产企业名称和生产地址变更申请、药品再注册申请等,并按照规定进行了药品抽检。法院最终认为该案商标注册人在指定期间内未实际使用注册商标是因厂址搬迁及需重新进行药品生产审批所导致,具有正当理由。

3、破产清算

虽然我国《商标法实施条例》将企业破产清算列举为正当理由的一种,但理论界对破产清算是否应构成正当理由存在争议。例如,华东政法大学王莲峰教授认为,破产清算企业的商标已无法在消费者中发挥识别功能,故而没有必要对其商标继续给予保护[5]。华中科技大学李扬教授亦持相似观点,认为破产清算意味着商标所凝聚的企业信用已经消失,已没有足够理由来维持其商标使用权[6]。而西南政法大学曹世海教授则提出,对于因破产清算导致商标停止使用的行为应区别不同情况,对于企业自身或破产管理人怠于行使权利造成的商标不使用,应当予以撤销;而对于不可归咎于破产企业或破产管理人的,应当纳入正当理由的范畴[7]。

实践中,对于企业破产清算的情况在特定案件中是否可以构成注册商标不使用的正当理由,国家知识产权局和法院的认定标准并非完全统一。在“红山钰龙HSYL及图”商标撤销案[8]中,虽然原商标注册人在撤销申请日的六年之前就已完成破产清算且现在的商标注册人在五年之前就已受让涉案商标,但法院认为“由于重组、改制涉及程序复杂、后续问题较多,正常的生产经营因此受到影响在所难免”,从而认定正当理由成立。而在“WEILI”商标撤销案[9]中,国家知识产权局认为,原商标注册人在长达十余年的时间内仍未完成资产清算工作缺乏合理性,而且涉案商标已完成转让,不能证明现在的商标注册人受到原商标注册人破产清算的影响,最终认定注册人主张的正当理由不成立。

结合以上案例,笔者认为,当注册商标未投入使用是因企业破产清算导致的,商标注册人应从破产重组的持续时间和强度、是否对再次使用涉案商标进行了必要的准备等方面进行综合论述。如果商标注册人能够证明自己并没有放弃使用该注册商标,而是还在努力盘活该注册商标,则国家知识产权局和法院有可能在考虑到该注册商标仍有可能在经历破产重组后重新被使用,从而认可其成立正当理由。

4、其它正当理由

作为正当理由的兜底性表述,《商标法实施条例》中作了“其他不可归责于商标注册人的正当事由”之表述,《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》进一步明确凡是商标注册人有真实使用注册商标的意图,并且有实际使用的必要准备,但因其它客观事由尚未实际使用注册商标的,人民法院可以认定其具有正当理由。实践中因上述三种原因之外的原因被认定为构成正当理由的典型案件有“三枪”商标撤销案。

在“三枪”商标撤销案[10]中,法院认为,虽然在指定的三年期间内市场上尚不存在“三枪”牌摩托车,但涉案证据证明在指定的三年期间内商标注册人三枪公司曾就将三枪品牌向摩托车行业拓展事宜请示其上级主管单位,并在上级主管单位批复酌情考虑开展品牌许可的前提下与第三方公司达成了许可合作意向书;而且根据意向书约定,第三方公司进行了摩托车的试制工作并通过了三枪公司的验收;之后三枪公司的上级主管部门批复同意其进行“三枪”商标的有偿许可。法院最终判定三枪公司具有真实的使用意图,并且有实际使用的必要准备,其成立商标不使用的正当理由。

5、结语

对上述案例进行总结可知,注册商标不使用的正当理由并不是一个外延固定不变的概念,而是裁判者在综合考虑商标注册人的主观意图和客观行为之后做出的判断。笔者认为,当商标注册人以正当理由进行商标不使用的抗辩时,应从注册人主观上没有放弃使用、商标未使用并非出于商标注册人的自身原因、且客观情况的存在构成商标不使用的主要障碍等方面提供相关证据材料并进行论述,从而说服裁判者,达到维持商标注册的目的。

 

注释:

[1]平成19年(行ケ)第10227号申决取消请求事件。

[2]特许厅2001-31102号事件。

[3]北京市高级人民法院(2014)高行(知)终字第3198号行政判决书。

[4]北京市高级人民法院(2016)京行终3681号行政判决书。

[5]王莲峰:“论我国商标法使用条款之完善——以iPad商标纠纷案为视角”,《知识产权》2012年第4期,第37页。

[6]李扬:“注册商标不使用撤销制度中‘商标使用’界定 中国与日本相关立法、司法之比较”,《法学》2009年第10期,第107页。

[7]曹世海:“注册商标不使用撤销制度及其再完善 兼评《关于修改<中华人民共和国商标法>的决定》”,《法律适用》2013年第10期,第43页。

[8]北京市高级人民法院(2010)高行终字第713号行政判决书。

[9]国家工商行政管理总局商标评审委员会商评字[2018]第000060574号撤销复审决定书。

[10]北京市高级人民法院(2014)高行终字第1745号行政判决书。

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