网络通信领域中多主体实施方法专利时的侵权判定方法

作者:山口直彦

观点

导读

深圳市吉祥腾达科技有限公司与深圳敦骏科技有限公司侵害发明专利权纠纷一案((2019)最高法知民终147号,以下简称“147号案”),对于网络通信领域的公司或者使用网络提供服务的许多公司都是非常重要的案例。该案例被选入最高人民法院知识产权案件年度报告(2019)60件典型案件,受到了社会公众的高度关注。

在该案中,最高人民法院对于多主体实施方法专利的侵权判定提出了新的想法,即,如果被诉侵权行为人以生产经营为目的,将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中,该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征的全面覆盖起到了不可替代的实质性作用,终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程,则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法,侵害了专利权人的权利。

笔者认为,本案对于网络通信领域中常见的诸多问题都很有参考意义,下面详细介绍该案例的背景情况、法院的判断内容、以及其参考意义。

一、案例背景情况

147号案的上诉人(原审被告)为深圳市吉祥腾达科技有限公司(以下简称腾达公司),被上诉人(原审原告)为深圳敦骏科技有限公司(以下简称敦骏公司)。原审侵害发明专利权纠纷一案由山东省济南市中级人民法院进行一审审理,原审法院判决,腾达公司立即停止制造、许诺销售、销售涉案的路由器产品并且腾达公司赔偿敦骏公司经济损失及合理费用。后来,腾达公司上诉请求撤销原审判决。二审最高院经过立案、审理,最后判决驳回上诉,维持原判。

二、涉案专利内容

涉案专利的内容如下:

专利号:ZL02123502.3

专利名称:一种简易访问网络运营商门户网站的方法

申请日:2002年6月28日

权利要求1:一种简易访问网络运营商门户网站的方法,其特征在于包括以下处理步骤:

A.接入服务器底层硬件对门户业务用户设备未通过认证前的第一个上行HTTP报文,直接提交给“虚拟Web服务器”,该“虚拟Web服务器”功能由接入服务器高层软件的“虚拟Web服务器”模块实现;

B.由该“虚拟Web服务器”虚拟成用户要访问的网站与门户业务用户设备建立TCP连接,“虚拟Web服务器”向接入服务器底层硬件返回含有重定向信息的报文,再由接入服务器底层硬件按正常的转发流程向门户业务用户设备发一个重定向到真正门户网站(Portal_Server)的报文;

C.收到重定向报文后的门户业务用户设备的浏览器自动发起对真正门户网站(Portal_Server)的访问。

简要概述上述权利要求的内容,其主要包括以下三个步骤:(1)将用户设备发送的HTTP报文提交给接入服务器(相当于被诉侵权产品的路由器)的虚拟Web服务器;(2)虚拟Web服务器向用户设备返回含有重定向信息的报文;以及(3)收到该重定向信息的用户设备自动访问门户网站,通过这些步骤实现强制Portal的功能,即,使用户访问所指定的门户网站。在此,需要注意的是该专利方法包含用于实现Portal功能的、被诉侵权产品的路由器之外的用户设备的动作,另外,诉讼中的被诉侵权行为是制造、销售路由器的行为。

三、最高人民法院的判断

二审最高院认为本案的争议焦点主要是:一、被诉侵权产品使用过程是否落入涉案专利权利要求的保护范围;二、腾达公司制造、销售、许诺销售被诉侵权产品的行为是否构成专利侵权。

(一) 关于被诉侵权产品的使用过程是否落入涉案专利权利要求的保护范围

根据敦骏公司提交的公证检测方案,将通过联网的wireshark软件抓取到的报文信息与专利方法进行比对后,最高院认为被诉侵权产品在“Web服务器”模式下的使用过程全部落入涉案专利权利要求1的保护范围。

(二)关于腾达公司的被诉侵权行为是否构成侵权

按照一般的全面覆盖的原则,制造、销售该路由器产品的行为似乎并不构成对包括其它用户设备的动作的专利方法的侵犯。但是,最高院如下这样论证了网络通信领域的专利方法的特殊性后,针对该领域的侵权判定方法,提出了新的方法:

(i)网络通信领域的专利方法的特殊性

涉案专利技术属于网络通信领域,该领域具有互联互通、信息共享、多方协作、持续创新等特点,这就决定了该领域中的绝大多数发明创造的类型为方法专利,且往往只能撰写成需要多个主体的参与才能实施的方法专利,或者采用此种撰写方式能更好地表达出发明的实质技术内容。然而这些方法专利在实际应用中,往往都是以软件的形式安装在某一硬件设备中,由终端用户在使用终端设备时触发软件在后台自动运行。因此,被诉侵权人完全可以采用上述方式,在未获得专利权人许可的情况下,将专利方法以软件的形式安装在其制造的被诉侵权产品中,甚至,还可以集成其他功能模块,成为非专用设备,通过对外销售获得不当利益。如果按照专利侵权判定的一般规则,即以被诉侵权人所实施的被诉侵权技术方案是否全面覆盖了专利权利要求记载的所有技术特征,作为专利侵权的必要条件,那么,仅仅是制造、销售具备可直接实施专利方法的被诉侵权产品的行为将难以被认定为侵害专利权的行为。

(ii)多主体实施方法专利的侵权判定

如果被诉侵权行为人以生产经营为目的,将专利方法的实质内容固化在被诉侵权产品中,该行为或者行为结果对专利权利要求的技术特征的全面覆盖起到了不可替代的实质性作用,也即终端用户在正常使用该被诉侵权产品时就能自然再现该专利方法过程的,则应认定被诉侵权行为人实施了该专利方法,侵害了专利权人的权利。

最高院在本案中适用上述侵权判定的方法,认定了被诉侵权人制造产品的行为构成专利方法的侵权。

四、分析

本案的判断逻辑是非常有创新性的方法,即使是制造产品等的行为,如果满足特定的条件也可能侵犯包括由该产品之外的其他产品执行的操作步骤的专利方法,即,由多个主体实施的专利方法。

在此之前,关于多个主体侵犯专利方法,已存在索尼移动通信产品(中国)有限公司与西安西电捷通无线网络通信股份有限公司侵害发明专利权纠纷的案例((2017)京民终454号)。该案例中,北京市高级人民法院认定,被诉侵权人在制造产品过程中,为了测试制造的产品是否有特定功能,应当与其他设备实施专利方法,该测试行为构成直接侵权。实际上,专利权人在147号案中也按照该逻辑主张了被诉侵权人的侵权,而最高院在147号案判决书中指出这种“测试行为侵权”不足以充分保护专利权人的利益,并提出了上述新方法。因此,在网络通信领域的专利侵权判定时,不仅应考虑全面覆盖的原则,还应当按照最高院提出的上述新判定方法判断是否可能构成侵权。

另外,笔者认为,按照上述侵权判定的逻辑,即,只要满足上述两个条件(“不可替代”、“实质性作用”),制造、销售其中部分产品的行为也可能构成侵犯方法专利的逻辑,针对多个主体在网络上独立提供功能并整体提供服务的系统(该系统一般难以构成共同侵权或者帮助侵权),或者,部分功能存在于海外服务器上的系统(会发生专利权的属地主义原则的问题)也可以适用类似的方法来判断是否构成侵权。这些都是在网络通信领域中长期存在争议的难题,从这个意义上讲,本案可以说是一个很有启发性参考意义的案例。

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