千呼万唤始出来——谈局部外观设计的前世今生

作者:冯超 杜立东

观点

2020年10月17日,第五十五号主席令发布了对《专利法》进行第4次修改的决定。修改后的《专利法》将于2021年6月1日起开始实施。在《专利法》第4次修改中引入了对局部外观设计的保护。本文从我国外观设计专利保护现状及存在的问题出发,浅析我国专利法中引入局部外观设计专利保护制度的前世今生。

在我国,专利分为发明、实用新型、以及外观设计。根据专利法第二条的规定,外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。在技术层面来说,外观设计与发明和实用新型相比,不涉及具体的技术方案,简单很多。在我国2008年的《专利法》第13条中规定,授予专利权的外观设计不属于现有设计且与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。我国对于外观设计判断的具体规定主要集中在《专利审查指南(2010年)》、最高人民法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》和《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释(二)》(以下简称《专利权纠纷司法解释(一)》和《专利权纠纷司法解释(二)》)中。《专利审查指南》《专利权纠纷司法解释(一)》中均明确规定,判断外观设计是否相同或实质相同时,整体观察、综合判断是最基本原则。《专利审查指南》中对整体观察、综合判断原则作出了规定:“对比时应当采用整体观察、综合判断的方式。所谓整体观察、综合判断是指由涉案专利与对比设计的整体来判断,而不从外观设计的部分或者局部出发得出判断结论。”。

以往判断方法存在的问题

我国在外观设计确权、侵权判断过程中,对于判断的主体、判断的方法也一直在调整,现在对于外观设计的判断主体确定为“一般消费者”,在判断方法上采用了在整体观察原则下“设计要点”对外观设计相同或近似判断的影响、并在外观设计的判断过程中,根据外观设计的具体情况,引入了设计空间的概念。

关于设计要点,2008年修订的《专利法》对简要说明赋予了重要功能,其可以用于解释图片内容从而帮助确定外观设计的保护范围。2010年修改的《专利法实施细则》对简要说明作了规定,要求在简要说明中写明外观设计的“设计要点”。设计要点的引入,有助于专利行政部门或法院在处理或审理外观设计案件时突出设计要点的权重,无论在授权过程还是侵权判定方面,均发挥着重要作用。

设计空间是指设计者对产品外观设计的创作自由度,即在排除了公知设计、惯常变化、功能性设计和非装饰性设计后的创作空间。设计空间通常要受到现有设计、技术、法律观念等多种因素的制约和影响,特定产品的设计空间的大小与认定该外观设计产品的一般消费者对同类或者相近类产品外观设计的知识水平和认知能力具有密切关系。

但是由于设计要点以及设计空间带有很大的主观因素,使得外观设计在确权以及侵权判断的过程中,经常会出现存在的争议较大,甚至在行政机关以及法院之间的判断中存在意见完全向左的情况。

例如,在“手持淋浴喷头”外观设计专利侵权案中,高仪股份公司(简称高仪公司)以浙江健龙卫浴有限公司(简称健龙公司)生产、销售和许诺销售的丽雅系列等卫浴产品侵害其“手持淋浴喷头”外观设计专利权为由提起侵权诉讼。浙江省台州市中级人民法院一审认为,高仪公司主张喷头出水面设计为涉案授权外观设计的设计要点,但该主张未在专利授权文件的“简要说明”中体现,涉案授权外观设计与被诉侵权设计虽在喷头的出水面上存在高度近似,但在喷头头部周边设计、手柄设计等方面存在差别,两者不构成近似。据此判决驳回高仪公司的诉讼请求。高仪公司不服,提起上诉。浙江省高级人民法院二审法院认为,跑道状的喷头出水面应作为涉案授权外观设计区别于现有设计的设计特征予以重点考量,而被诉侵权设计正是采用了与之高度相似的出水面设计。被诉侵权设计与涉案授权外观设计在淋浴喷头的整体轮廓、喷头与把手的长度分割比例等方面均非常相似,两者构成近似。据此判决健龙公司败诉。健龙公司不服,向最高人民法院申请再审。最高人民法院认为“喷头及其各面过渡的形状”、“喷头出水面形状”以及“喷头宽度与手柄直径的比例”、“非设计特征之外的区别设计特征”以及“容易被直接观察到的部位”,都是存在区别,判决撤销二审判决,维持一审判决。

在上述“手持淋浴喷头”外观设计专利侵权案中,虽然再审法院维持了一审判决,但是在实质上在一审法院、二审法院、再审法院都确认的设计要点是不同的。这样的案例并不是个案。

对于通过设计空间的大小来判断外观设计的相同或近似,也出现过不同的处理机关结果不同的情况。

在国家知识产权局专利复审委员会、浙江今飞机械集团有限公司与浙江万丰摩轮有限公司专利无效行政利纷案(简称"万丰摩托车轮案")经历了专利复审委员会的无效、北京市第一中级人民法院一审、北京高级人民法院二审以及最高院的再审。万丰摩托车轮案的涉案专利以及对比的在先设计如下。

 

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              本专利                                          在先设计

复审委认为:摩托车车轮基本均由轮辋、辐条和轮毂三部分组成,圆形轮辋属于车轮的惯常设计,相对轮辋,辐条的形状设计通常对车轮的整体视觉效果更具有显著的影响。本专利与在先设计在辐条两侧的形状相同,区别仅在于在先设计比本专利多一根辐条,属于局部细微的差别,而辐条表面凹槽和平滑的差异也属于细微变化,对整体视觉效果不具有显著影响。轮毂在使用状态下通常会被支架遮挡一部分,故轮毂表面加强筋图案的差别对整体效果不具有显著影响。因此,二者属于相近似的外观设计。

北京市第一中级人民法院一审认为:摩托车车轮受其所设定功能的限制,外观变化的空间均为有限,其设计差异更易对整体视觉效果产生显著的影响。本专利与在先设计之间的差别,已经对整体视觉效果产生了显著的影响,在该产品消费者所具有的较高分辨能力下,足以排除混淆。遂判决撤销复审委的无效决定。

北京高级人民法院二审认为:在考虑设计空间这一因素时,应该认识到,设计空间的大小是一个相对的概念。在设计空间极大的产品领域和设计空间受到极大限制的产品领域这两个极端之间,存在着设计空间由大到小的过渡状态。同时,对于同一产品的设计空间而言,设计空间的大小也是可以变化的。随着现有设计增多、技术进步、法律变迁以及观念变化等,设计空间既可能由大变小,也可能由小变大。因此,在专利无效宣告程序中考量外观设计产品的设计空间,需要以专利申请日时的状态为准。最终维持了一审判决。

最高人民法院再审认为:本案从专利复审委员会提供的证据来看,即使摩托车车轮均由轮辋、辐条和轮毂组成,且受到设定功能限制的情况下,其辐条的设计只要符合受力平衡的要求,仍可以有各种各样的形状,存在较大的设计空间。原审判决以摩托车车轮的设计空间有限为前提得出本专利与在先设计的区别致使两者不相同也不相近似的结论,缺乏事实依据。最高人民法院支持了专利复审委员会的意见,认定本专利与对比专利构成近似。

在以上两个案例中,哪些局部是相区别的“设计要点”,有关设计空间的大小,存在很大的人为的主观因素,由此导致不同的判断机关的判断结果大相径庭。

根据我国《专利法》相关规定,我国在外观设计专利无效程序和侵权判定中遵循的是“整体观察、综合判断”的原则。体现在司法实践中,表现为法官采取创新点、相同点、差异点确定和综合比较等容易产生争议和困惑的方法来判断外观设计是否相同或近似。所谓“整体观察”,是指判断外观设计的视觉效果是否具有明显区别时,应关注外观设计的整体视觉效果,而非部分的细微差别;“综合判断”,是指在判断时对于相比较的外观设计的相同点和区别点均会予以关注,并综合考虑其对整体视觉效果的影响程度。通过以上案例可知,不同的判断主体,对于不同点的视觉效果的认定,差异是较大的。这也是我国外观设计制度一直以来被诟病之处。

我国外观设计制度之所以存在上述的问题,有我国专利制度起步较晚这样的原因。但如果横向和其他国家相比,可能更容易找到症结之所在。我国现有的外观设计制度保护的是产品,但对于产品的一部分现有的专利法是明确不予保护的。例如,在《专利审查指南》(2010)第一章 7.4  不授予外观设计专利权的情形  根据专利法第二条第四款的规定,以下属于不授予外观设计专利权的情形:(3)产品的不能分割或者不能单独出售且不能单独使用的局部设计,例如袜跟、帽檐、杯把等。而在世界上的许多国家,比如美国、德国、韩国、日本等在外观设计制度上,针对部分外观设计是给予保护的。下面以日本的外观设计制度中的部分外观设计为例,来说明一下两国外观设计保护的区别。

国外解决之道

日本外观设计制度中的“部分外观设计”不是开始就有的,在1998年对《意匠法》进行修改时加入了对部分外观设计进行保护的内容。

对于部分外观设计的保护,日本法院在司法实践中基本上采用了要部说的观点。即,涉诉侵权对象与已注册的部分外观设计是否相类似,应以申请书中以实线所主张保护的部分为准,考虑该部分在产品整体外观中的位置、大小及分布,进行综合判断,要求保护的部分之外的部分也会作为参考。

日本《意匠法》第二十四条第一款规定,登记的外观设计的保护范围,由其请求书和所附图片的记载和描述,以及照片、模型或样品所反映的内容确定。总而言之,日本法院在司法实践中常采用“要部认定+综合判断”标准来对外观设计亦或部分外观设计的近似性进行判断。其要求是对涉诉侵权物品与权力人申请书中的图片进行要部和整体的比较,进行综合判断来得出是否近似的结论。

与中国的外观设计制度相比,在日本的外观设计保护范围的判断中,也是需要进行整体比较的。但是日本在申请时“要部”已经很明确了,在外观设计申请时,要部以实线表示,其他部分用虚线表示。因此,日本在外观设计授权后,对于哪一部分成为要部,已经是没有争议的了。回头看我国的外观设计,我国《专利审查指南》第一部分第三章“4.3 简要说明”中规定:“……根据《专利法实施细则》第二十八条的规定,简要说明应当包括下列内容:……(3)外观设计的设计要点。设计要点是指与现有设计相区别的产品的形状、图案及其结合,或者色彩与形状、图案的结合,或者部位。对设计要点的描述应当简明扼要。由此可知,“设计要点”是申请设计区别于已有设计的创新内容,是设计者对产品创新做出的主要贡献,是整个设计中最具创造性的部分,也是外观设计获得授权的关键所在。设计要点的引入,有助于专利行政部门或法院在处理或审理外观设计案件时突出设计要点的权重,无论在授权过程还是侵权判定方面,均发挥着重要的作用。意味着申请人可以在简要说明中指出其意欲加强保护的部分,而设计要点以外的部分不是设计者想要重点保护的对象。虽然外观设计在申请时要求提供包含设计要点的简要说明。“设计要点”似乎有一些“局部外观设计”的味道,但是该简要说明中的设计要点相当于在发明专利中发明人对于创造性的自说自话,对于授权以及确权程序来说,是仅供参考的。并不以该简要说明来确定外观设计的要点以及改进之处。而且现有判例中,相对于现有设计,判断者对于“简要说明”中的“设计要点”认为是非“设计要点”的也不胜枚举。

根据专利法相关规定,我国在外观设计保护中的“整体观察、综合判断”的原则,也即应“以外观设计的整体视觉效果进行综合判断,而不从外观设计的部分或者局部出发得出判断结论。”但是,在整体观察、综合判断的大原则下,专利申请人对产品做出改进的局部设计对产品整体视觉效果影响的大小是因人而异的。整体观察,综合判断是一个非常主观的概念,这造成了裁判结果的不确定性和不同审级审判结果的反复。

我国专利法的与时俱进

2008年《专利法》第三次修改中,对外观设计专利的授权标准增加了“创造性”的要求,其规定“授权外观设计与现有设计或者现有设计特征的组合相比,应当具有明显区别。" 2016年3月公布的《专利司法解释(二)》中进一步引入了“设计空间”概念,要求法院在认定一般消费者的观察能力时,应考虑产品设计空间的大小。设计空间较大的,通常不容易注意到两者之间较小的差别;设计空间较小的,则通常更容易注意到不同设计间较小的差别。从上面车轮案可以知道,设计空间概念的引入并未能够消除不同判断主体的主观因素导致的判断结果的差异。

从近些年来我国外观设计制度的不断调整可知,外观设计制度除了“整体观察”之外,也是越来越注重细部。但无论是引入设计要点、还是引入设计空间,判断者的主观因素都是无法排除的。“局部外观设计”对于发明的改进点在哪里,一目了然,能够去除判断者的主观因素,很好地定争止纷。对“局部外观设计”进行保护,这些年在我国对专利法修改时也不断被提出。但一直未对“局部外观设计”在专利法中予以保护。笔者认为这和目前我国国情和工业水平相关的。专利法最终本质是为我国经济发展服务的,这些年来我国经济以及工业水平大幅度提升,但客观地说,与制造业很发达的美日等国家相比,我国还有很大差距。根据国知局的统计,目前提交局部外观设计申请的主要还是国外申请人,国内的申请人较少。如果引入局部外观设计保护制度,可能会给国外产品提供“跑马圈地”的机会,国外的申请人将会迅速利用此制度大量提交产品局部设计的申请,进而对一些处于发展阶段的国内工业产品造成巨大的压力。这也许就是我国专利法中迟迟没有对“局部外观设计”进行保护的一个重要因素吧。

环顾对“局部外观设计”进行保护的国家,美日德韩等国家也不是一开始就对“局部外观设计”进行保护,也是到一定阶段才引入了对“局部外观设计”的保护。我国第四次修改的《专利法》引入的局部外观设计制度是我国对现行专利制度的完善,同时也是与国际知识产权的接轨。虽然与采用该制度的其他国家相比有些迟缓,但不管怎么说,我国对“局部外观设计”的保护也是与我国经济发展相应的调整。


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