含有地名的商标的可注册性

作者:管冰 邓沛捷

观点

近期,陆续有客户咨询关于含有“地名”的商标能否在中国获得注册的相关问题。对于该问题,我们结合现行法律规定、相关判例及本所的实务经验,就含有地名的商标的可注册性提出一些意见,以供讨论。

1、我国的现行相关规定

商标的基本功能是区别商品或服务来源,即商品的生产者或服务的提供者,而非地理性来源。将地名作为商标易使人认为其所标志的是产地而非具体的商品生产者或服务提供者,因而不具有商标应有的显著性。对此,我国《商标法》有如下规定。

现行《商标法》第10条第二款[1]规定,县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。该内容是在《商标法》1993年修改时新增的,其后,《商标法》虽数次修改,上述内容仍一直保留。

原中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会[2]于2017年1月4日公布的《商标审查及审理标准》中,对于“县级以上行政区划”以及“公众知晓的外国地名”进行了较为明确的界定。[3]

根据以上规定,申请人的申请商标或权利人的注册商标(以下统称“申请人”和“申请商标”)若含有中国县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名的,原则上不具有可注册性,将被驳回申请、裁定异议成立或裁定宣告无效。

2、可获得注册的例外情形

如上所述,当商标中所含地名为中国县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名时,该商标原则上不具有可注册性。但当该商标属于以下例外情形时,仍有获得注册的可能性。

例外情形1:申请商标所含地名与其他具备显著特征的标志相互独立,地名仅起真实表示申请人所在地或商标显著部分所属地的作用。

该情形要求申请商标需要同时满足以下三个条件:一是所含部分标志具备显著特征,二是地名仅起真实表示申请人所在地或该具备显著特征的标志部分所属地的作用,三是所含地名与该具备显著特征的标志部分相互独立。

上述三个条件中,第一个条件与商标显著性的一般证明过程无异,故不在此赘述,关键在于后两个条件的证明。

关于第二个条件,根据《商标审查及审理标准》给出的相关例子可以看出,地名是否仅起真实表示申请人所在地的作用,主要以申请人的地址与所含地名是否重合为标准。如“AMBREGRIS PARIS及图”(见下图)商标中含有地名“PARIS”(译为“巴黎”),但申请人SYLVIE JESSUA的地址为11, quai de la Gironde, F-75019 PARIS,则可认定该地名仅起真实表示申请人所在地的作用。

AMBREGRIS PARIS及图


而“TOKYO ATOM及图”(见下图)商标权无效宣告请求行政纠纷上诉案[4],则将所含地名的作用范围进一步扩大至仅起真实表示商标显著部分所属地的作用。北京高院判决:“诉争商标为图文组合商标,文字由‘TOKYO’和‘ATOM’构成,分为上下两行排列,图形部分为日本动漫人物形象‘阿童木’。根据在案证据可以证明,‘ATOM’系日本动漫人物形象‘阿童木’的英文译名。由于‘阿童木’的动漫人物形象在中国公众中具有较大影响力,因此,诉争商标中虽然含有‘TOKYO’即日本首都东京的英文译名,但仅是起到表示‘阿童木’动漫人物形象创作来源地的作用,诉争商标的显著识别部分为‘ATOM’及图形部分,进而诉争商标整体上具有区别于地名的含义,不属于2001年商标法第十条第二款所指情形。”在本案中,法院认定所含地名起到表示动漫人物形象创作来源地的作用,即属于上述情形中的仅起真实表示商标显著部分所属地的作用。

TOKYO ATOM及图


关于第三个条件,实践中,往往通过证明前两个条件来予以论证,即通过证明申请商标所含的其他标志具有显著特征,在整个申请商标中占据显著识别的核心地位,而所含地名仅起真实表示申请人所在地或商标显著部分所属地的作用,在整个申请商标中处于非显著性识别的从属地位,加之考虑申请商标的整体排列(如上下或左右单独排列)情况,从而证明申请商标所含地名与具备显著特征的标志相互独立。

例外情形2:申请商标由地名和其他文字构成,整体具有其他含义,使用在其指定商品上不会使公众对商品产地产生误认。

该情形要求申请商标需要同时满足以下两个条件:一是整体具有其他含义,二是使用在其指定商品上不会使公众对商品产地产生误认。这两个条件之间具有互为因果的内在逻辑关系,在实践中,两者的证明过程通常具有很高的重合性。

关于第一个条件,申请人可从以下两个方面进行举证证明:(1)申请商标整体上可以与其所含的地名相区分;或者(2)申请商标整体上虽不能与其所含的地名相区分,但经过使用足以使公众将其与该地名相区分。[5]换言之,申请商标无论是其本身就可以与所包含的地名相区分,还是通过后天使用使公众将其与该地名相区分,都可以认定符合上述条件。

关于第二个条件,申请人对于上述(1)其本身就可与所含的地名相区分的申请商标,应当重点强调该申请商标整体上具有显著特征,系便于识别的标志,其已经超出了标示指定商品来自于该地名所示地区的作用,即其整体上具有确定含义且该含义强于作为地名的含义。而对于上述(2)需通过后天使用才能使公众将其与该地名相区分的申请商标,则应当重点强调申请商标通过长期、大量的宣传使用,已具有一定的知名度,其整体上已具有强于作为地名的含义的其他确定含义,所以能够使相关公众将其与其所含地名相区分。同时,对于上述两种申请商标,均可考虑主张申请人与申请商标间已建立起唯一对应的关系,其申请该商标具有正当性。例如,某外国地方政府申请含有其所在地地名的商标往往具有正当性,使用在该商标的指定商品上不会使公众发生商品产地误认。

在“上海国际电影节及图”(见下图)商标申请驳回复审行政纠纷上诉案[6]中,上诉人(商标申请人)通过提交大量证据,主张申请商标整体上不是地名,与上海地名不相近似,并非标示服务来自于上海,更不具有地理欺骗性,其注册和使用并不违反《商标法》第10条第二款的规定。北京高院判决:“本案申请商标中虽包含‘上海’二字,但该‘上海’是作为‘上海国际电影节’这一国际大型活动名称的组成部分使用,且与包括古代器具‘爵’图形等其他构成要素共同组成了申请商标,故含有‘上海’的申请商标已经超出了仅表示该服务来自于上海这一行政区划的地域来源作用,并非上述法律所规定的不得作为商标注册的地名标志。”本案中的申请商标即属于上述(1)本身就可以与所含的地名相区分的申请商标。


上海国际电影节及图


上述例外情形1与例外情形2最大的不同是,例外情形2需要证明申请商标不会引起相关公众的混淆误认,而例外情形1则无需证明。其原因在于,例外情形2中的申请商标仅是整体上具有其他含义,但其所含的地名仍然可能易使相关公众误认为其所标志的是产地而非具体的商品生产者或服务提供者,因而可能不具有商标应有的显著性,所以需要进一步证明其不会引起上述混淆误认。而例外情形1中的申请商标已可以独立区分地名与其他标志,地名仅起到真实表示申请人所在地或所含显著部分所属地的作用,而申请商标的显著性则由该显著部分予以保障,因而必然不会引起相关公众误认为其所标志的是产地,所以也无需对此进一步证明。


3、建议

鉴于以上,当申请人的申请商标或权利人的注册商标因含有中国县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名而被驳回、异议、无效时,在申请复审或答辩理由的选择上,可以采取以下策略:

1.如果所含地名与其他标志能够相互独立,且该地名与申请人所在地或该其他标志所属地一致的,则可以参考上述例外情形1,分别论述该地名所起的作用及其他标志的显著特征。

2.如果申请商标所含地名与其他标志无法相互独立,还可以考虑参考上述例外情形2,从整体上寻找其他有别于地名的含义。

3.当然,在某些情况下(如申请商标所含地名与其他标志能够相互独立,且申请商标整体上又具有其他含义),可以考虑综合陈述两种例外情形的理由。

此外,申请人还可以尝试通过申请商标含有的地名不属于中国县级以上行政区划或含有的外国地名不为中国相关公众所知晓,或者申请商标为集体商标、证明商标等理由申请复审或答辩,本文对此不再深入讨论。


注释

[1] 《商标法》第10条第二款 县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名,不得作为商标。但是,地名具有其他含义或者作为集体商标、证明商标组成部分的除外;已经注册的使用地名的商标继续有效。

[2]2019年2月,原国家工商行政管理总局商标局、商标评审委员会、商标审查协作中心整合为国家知识产权局商标局,不再保留商标评审委员会、商标审查协作中心。

[3] 《商标审查及审理标准》第一部分第10条

本条中的“县级以上行政区划”包括县级的县、自治县、县级市、市辖区;地级的市、自治州、地区、盟;省级的省、直辖市、自治区;两个特别行政区即香港、澳门;台湾地区。县级以上行政区划的地名以我国民政部编辑出版的《中华人民共和国行政区划简册》为准。本条中的县级以上行政区划地名包括全称、简称以及县级以上的省、自治区、直辖市、特别行政区,省会城市、计划单列市、著名旅游城市名称的拼音形式。

本条中的“公众知晓的外国地名”,是指我国公众知晓的我国以外的其他国家和地区的地名。地名包括全称、简称、外文名称和通用的中文译名。

商标由县级以上行政区划的地名构成,或者含有县级以上行政区划的地名,不得作为商标。

商标由公众知晓的外国地名构成,或者含有公众知晓的外国地名的,不得作为商标。

[4] (2018)京行终632号。

[5] 《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第8.10条第二款、第三款 具有下列情形之一的,可以认定诉争商标整体上具有其他含义:(2)诉争商标包含地名,但诉争商标整体上可以与该地名相区分的;(3)诉争商标包含地名,整体上虽不能与该地名相区分,但经过使用足以使公众将其与之区分的。

[6] (2014)高行终字第896号。


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