知识产权的行政保护特点及应用(二)

作者:张嵩、刘德旺

观点

一、     是否进行知识产权行政保护

在上一篇文章中,我们介绍了关于知识产权行政保护的优点以及相对不足之处,当权利人遇到权利涉嫌被侵犯的情况时,是否选择知识产权的行政保护程序需要进行综合考量,笔者对其中一些常见因素进行介绍以供参考:

a)   根据权利人的目的

由于如前文介绍的那样,知识产权行政保护的特点之一是行政部门无法针对损害赔偿问题进行裁判,只能进行调解,因此如果权利人的主要目的并不在于要求侵权人进行损害赔偿,而主要在于通过行政保护程序尽快停止侵权人的侵权行为,以保护权利人的产品市场、公司商誉等,则可以考虑采用行政保护的途径来快速地达到净化市场、保住商誉等的目的。

例如在新产品的上市初期阶段,权利人往往会更重视市场拓展并在市场拓展方面相对投入更多,此时若选择司法保护途径,可能因需要耗费较多人力财力且无法达到立竿见影的效果,而导致无法专注于市场开拓错失产品发展良机。此外,在新产品上市初期阶段,无论是权利人的经济损失还是侵权人的获益等可能都较小或较难以证明,故而导致最终的侵权损害赔偿数额也可能并不尽如人意。

再例如,在涉及应季性产品的时候,如果不能在产品销售当季及时停止侵权人的侵权行为,将会给权利人造成不可挽回的损失。

因此,权利人的保护目的是需要首先考虑的因素。

b)   根据侵权判定难度

一般来讲,对于商标、外观设计、实用新型等技术复杂度和侵权判定难度相对较低的知识产权,可以更多地考虑通过行政保护途径以较快实现权利保护的目的。例如根据国家知识产权局公布的数据显示,2017年受理的侵权纠纷行政处理案件中,涉及发明的有4596件,相比实用新型的8550件和外观设计的14159件来说,总占比仅约17%[i];2018年专利侵权纠纷案件行政执法受理案件达到近3.4万件,其中发明受理6821件,相比实用新型的12028和外观设计的15127件,总占比仅约20%[ii];而2018年全国各级人民法院新收一审各类专利案件的数量一共仅有21669件[iii]

c)   根据涉嫌侵权人的经济实力

是否选择行政手段进行知识产权保护,涉嫌侵权人的经济实力也是其中一个要考虑的因素。

如果涉嫌侵权人市场影响力较大、公司管理较为规范、经济实力等较为雄厚,一旦被认定侵权,其商誉、市场受到的损害远比侵权获得的利益大,则这类涉嫌侵权人被行政投诉或被起诉侵权时,往往会穷尽一切办法全力争辩、反驳,并设法利用各种手段拖延审理程序,例如拖延至行政诉讼一审、二审等,面对这样的对手,行政途径有可能会失去其快速处理的优势。

而对于一些小公司甚至是自然人,其如果被行政投诉,除非其确信自己不侵权,一般并不会耗费过多的人力财力进行争辩,即,有可能会直接接受处罚,或积极与权利人和解,往往能够更加凸显行政途径的优势。

因此,在进行知识产权行政保护时,权利人更倾向于选择涉嫌侵权的个体工商户、注册资金较少的公司等作为目标。例如,在商标侵权行政执法中,较多典型案例涉及到自然人被投诉侵权的案件[iv],选择这类涉嫌侵权人不但可以达到制止侵权的目的,还可以实现尽快结案的目的,凸显行政维权途径的优势。

d)   根据侵权可能性

涉嫌侵权人的行为构成侵权的可能性,是选择行政途径或司法途径时又一个重要的影响因素。

例如当权利人判断涉嫌侵权人的行为构成侵权的可能性较大时,往往会径直选择可以判定赔偿数额的司法诉讼途径,而若权利人对涉嫌侵权人的行为是否构成侵权并不非常肯定的情况下,可以考虑先通过行政保护的途径尝试进行维权,若被行政机关认定侵权,则可以请求行政机关就侵权赔偿进行调解,即使调解不成,也还可以利用行政机关依职权获得的证据等,进一步向法院起诉以获得侵权赔偿;反之,若没能被行政机关认定侵权,因权利人并未耗费多少维权成本,对权利人来说损失也相对较小。

二、     知识产权行政保护的时机选择

a)   侵权人侵权初期

在侵权初期,若能及时发现相关侵权行为,通过行政手段进行知识产权保护是较优选择,在侵权初期,与前文提及的新产品上市初期的情形相似,此时无论是侵权行为给权利人造成的损失还是侵权人的获益等可能都还较小,并且也较难在侵权初期就能认定侵权人存在恶意等情况,也就无法获得惩罚性赔偿[v],因此,若采取司法途径,可能会在经历漫长的诉讼程序、花费较大的诉讼成本后,仅获得远少于预期的赔偿,即,赢了诉讼、输了经济。

另一方面,在侵权初期,能获得的高质量证据可能会较少,比如确定侵权赔偿数额方面的证据、证明侵权规模的证据等,还会受到取证成本、举证期限等各方面的限制,例如在侵权初期阶段通过司法途径进行知识产权保护往往需要在后期补充提交证据,但补充提交证据也存在超过举证期限的风险,造成权利人的被动。而在侵权初期采取行政保护则可以降低这一风险,行政机关依职权调查取证对权利人来说非常有利,行政机关获得的有利证据完全可以应用于侵权诉讼中。

b)   司法保护之前

为维护司法裁判的权威性和终局性,知识产权行政保护中作出的决定应避免与司法机关的裁判相冲突,因此一般行政机关对已向法院提起侵权诉讼的案件不予受理或中止处理,《专利行政执法办法(2015)》第10条第五项的专利侵权纠纷行政立案的条件之一是:“当事人没有就该专利侵权纠纷向人民法院起诉”;“商标法(2013)”第62条第三款中规定:“在查处商标侵权案件过程中,对商标权属存在争议或者权利人同时向人民法院提起商标侵权诉讼的,工商行政管理部门可以中止案件的查处”。因此,一般建议权利人在进行侵权诉讼之前先进行行政保护,以期通过行政保护的优点获得权利保护的主动权。

当然,知识产权行政保护的另一个特点就是在提起行政保护后还可继续进行司法保护,并对行政程序作出的决定所依据的事实再次进行全面审查,本特点已在上篇文章中介绍,这里不再赘述。

也就是说,知识产权行政保护程序给了权利人一个缓冲区,可以根据行政保护决定的倾向性判断自己是否再进行下一步侵权诉讼或及时调整侵权诉讼的策略。

三、     知识产权行政保护与司法保护的配合与衔接

a)   时间衔接

如上文提到,知识产权行政保护可以作为一个缓冲阶段,在提起侵权诉讼之前请求行政保护,并根据行政决定来判断是否还需要进行侵权诉讼,如果行政决定倾向于权利人,例如认定侵权人的行为构成了侵权并作出了停止侵权的行政决定,则可以请求行政机关对侵权赔偿数额进行调解,调解书生效而对方不履行的,可以申请法院强制执行;或者如果双方未达成调解协议,也可以再提起侵权诉讼以获得赔偿。

如果行政决定对权利人不利,例如认定对方不侵权,经过行政处理的这段时间,权利人可以根据已有的证据、事实等对诉讼策略进行更加精准的调整,确定是申请行政复议或提起行政诉讼,还是直接提起侵权诉讼。

b)   证据和事实的衔接

在提起侵权诉讼时,一些证据特别是涉及对方一些商业信息的证据,权利人通过正常合法途径较难获得,而行政机关通过依职权取证则可能获得上述证据,这些在行政保护阶段获得的证据均可以在司法侵权诉讼阶段继续应用,因此,选择好知识产权行政保护的时机可以有利于减轻权利人取证的负担,并可为后期提起侵权诉讼提供证据支持。

在知识产权行政保护程序中,行政机关虽然无权就损害赔偿问题进行判断和决定,但行政机关可以对侵权行为、侵权规模等事实进行审理和认定,权利人提起侵权诉讼时,可以直接依据行政机关作出的侵权行为及侵权规模等事实的认定,提出损害赔偿的诉讼请求,从而实现行政保护和司法保护的事实认定上的衔接。

以上对进行知识产权行政保护的影响因素、知识产权行政保护的时机选择、知识产权行政保护与司法保护的配合与衔接等知识产权行政保护问题的实务应用进行了简单分析,当然最重要的还是应当选择专业的知识产权律师根据实际案情进行综合性判断,充分、全面、高效地保护权利人的知识产权,实现权利人的利益最大化。

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[i]《国家知识产权局专利统计年报2017》

[ii]《国家知识产权局专利统计年报2018》

[iii]《2018年中国知识产权保护状况》

[iv]《2018年度商标行政保护十大典型案例》中,涉及自然人侵权的典型案例有4个,其他案件中的侵权人也大部分属于经济实力较低的公司。

[v]《中华人民共和国商标法(2013修正)》第六十三条“对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额”;《中华人民共和国商标法(2019修正)》(2019.11.01生效)第六十三条“对恶意侵犯商标专用权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”;《专利法(修正案草案)征求意见(2019)》十八:“将第六十五条改为第七十二条,修改为:“侵犯专利权的赔偿数额按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定;实际损失难以确定的,可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定。权利人的损失或者侵权人获得的利益难以确定的,参照该专利许可使用费的倍数合理确定。对故意侵犯专利权,情节严重的,可以在按照上述方法确定数额的一倍以上五倍以下确定赔偿数额”。


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