商标侵权的诉讼之路

作者:富贵

观点

商标侵权,是指行为人未经商标权利人许可,在相同或类似商品上使用与其注册商标相同或近似的标识,或者其他干涉、妨碍商标侵权人使用其注册商标,损害商标权利人合法权益的行为。

商标侵权诉讼,一般需要经过以下几个步骤:

第一步:选择起诉主体

第二部:明确侵权主体

第三部:购买侵权商品

第四部:侵权商品鉴定

第五步:提起维权

由于侵权主体、侵权方式及维权行为的不同,在商标侵权诉讼过程中会遇到以下情况:


情况分类

原告主体

境内公司

境外公司

独家被授权许可方

侵权主体

实体店铺

淘宝京东店铺

网站销售店铺

侵权行为

销售、制造假货

销售水货


维权方式

工商查处

民事起诉

刑事举报

【起诉主体不同】

大部分知名品牌其商标权利人系境外公司,同时其在中国大陆会设立子公司并给与独家授权许可及经销的权利,在提起诉讼之初我们首先要确定原告主体并评估诉讼难度及诉讼成本,有利于客户做出决策。

1、境外公司(商标权利人)作为原告

此种情况下,起诉状、委托书、原告及法代主体资格证明等相关材料需在境外进行公证并经中国领馆认证。

 2、境内子公司(被授权许可方)作为原告

授权许可协议需在境外公证并经中国领馆认证,同时授权许可协议需在北京商标局备案。

 【侵权主体不同】

侵权店铺一般分为实体店、京东淘宝店、网站店铺等,不同店铺的维权方式及难易程度均有不同。

1、实体店铺

实体店铺的商标侵权诉讼,我们建议采用公证购买及公证鉴定的方式固定证据,虽然诉讼成本较高,但权利人自行购买及鉴定很可能由于证据链不连贯导致法院无法做出侵权判决。

在购买侵权商品环节,购买者需向商家索取盖章的发票或收据,注明购买的商品品名,付款方式尽量选择信用卡支付,留有付款单据与收据相佐证。

在鉴定环节,购买者尽可能要求侵权店铺以邮寄方式交货,并在鉴定现场对侵权商品包裹拆封。

此类案件,维权方需购买两件侵权商品,一件用于鉴定,另一件开庭当日现场拆封,以便法院对比。

2、淘宝等平台店铺

平台店铺鉴于销售的商品在平台处均有记录留底,司法实践中即使未对购买及鉴定过程进行公证,但在审理过程中提交通过调查令调取的平台店铺销售记录后,法院会对侵权行为予以认可。同时平台方销售记录若高于法律规定的刑事案件起刑标准,也有利于双方进行调解,加快维权进度。

若此类案件未采取公证购买及公证鉴定,首先我们需将淘宝购买的记录、对方销售页面使用的侵权商标页面进行保留,避免商家下架而导致的取证不能。其次,收到货物后应对开箱鉴定环节进行录制,保留寄件底单,以便证明被鉴定商品确系其销售之商品。

对于淘宝店铺,阿里巴巴允许律师携带调查令前往杭州总部调取近三年的全部销售记录,录制光盘后直接寄给法院。律师可以根据品名删选侵权商品并获取侵权店铺的销售总额。

对于京东店铺,京东需法院两位以上法官前往北京京东总部调查取证。

需要注意的是,若平台店铺系个人开设,则维权方需首先通过律师函、侵权商品鉴定书及商标权利证明书的方式向平台方投诉涉案店铺,并要求其披露侵权人信息。平台审核通过后,会向维权方披露侵权人的身份证号码及名字,以便维权方向法院起诉。

3、网站销售店铺

司法实践中,还会有侵权人自行成立网站进行销售的情况,其购买及鉴定的方式与平台店铺一致,但仍建议采取公证方式。在确定侵权主体方面,除了在购买商品时要求网站出具电子发票外,我们还可以查询网站底部的营业执照,以及其ICP备案注册人等方式,确定侵权主体,并选择有利于原告起诉的法院提起诉讼。

 【侵权行为不同】

1.、销售、制造假货

销售、制造假货,即侵权人所销售的商品本身与正品高度相似,同时贴以系争商标标识,价格通常系正品的1/3左右。也就是《商标法》第五十七条第(二)款所规定的“未经商标注册人的许可,在同一种商品上使用与其注册商标近似的商标,或者在类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标,容易导致混淆的”。此类案件,论证“类似商品”及“近似商标”是法院最终判决侵权的关键。

“类似商品”是指侵权商品与涉案权利商标所核定的服务或商品类别是否构成类似,一般而言造假商品与正品基本属于同一种类,因此此项在售假案件中不存在异议。

“近似商标”是指被告使用的商品标识与涉案权利商标是否构成近似,这需要看标识的文字或图像排列组合,字体颜色等。需要注意的是,部分商家对自身商标的使用并不合规,其未完全根据商标注册时所用的标识图案进行商标使用,在司法审理过程中,正品不恰当的商标使用,可能会给商标侵权案件的判决带来不确定性风险。

 2、销售水货

销售水货指侵权人从境外购得侵权商品,并非通过正规报关途径进入中国市场,却在国内销售的行为。其本质并非销售侵犯注册商标商品,而是销售无合法来源商品,偷逃关税或以低于正常报关成本倾销的行为,属于不正当竞争范畴。

此类案件由于无法做出商标侵权鉴定书,就平台店铺,无法要求平台方对涉案店铺进行处罚,同时且此类店铺往往销量很大,相比较假货而言对正品经销商及旗舰店的影响更大。

维权方首先需确定被告主体资格,购买侵权商品,出具鉴定意见书。同时该鉴定意见书应明确侵权商品非正品商家合法销售,卖家未经授权,属于无合法来源的商品。

其次维权方可以以商标侵权及不正当竞争之合并案由向管辖法院提起诉讼,对于平台店铺,维权方可向法院申请调查令,调取其近三年的销量记录,对于实体店铺,维权方可通过法院审理要求对方提供关于侵权商品的完整进货记录,并向法院开具调查令,调取侵权商品的海关申报材料等,追究其偷逃关税的责任。

综上,水货维权由于取证困难,侵权依据缺失等,最终获得理想判决的难度较大,但水货对品牌方的影响过大,代理人应穷尽一切手段迫使侵权人停止侵权行为,保障客户利益。

 【维权方式不同】

1、工商查处

对实体店铺侵权而言,工商查处是取证的第一步,权利人在完成侵权商品购买及鉴定后,可以向店铺当地工商所举报,一同前往涉案店铺查处。但在实践操作中,该种维权方式由于各种不可控因素,无法确保店铺停止侵权行为。因此工商查处往往作为实体店铺维权的第一步,以便后续民事或刑事诉讼的开展。

2、民事诉讼

民事起诉系商标侵权诉讼的核心,法院起诉不仅可以通过申请调查令,了解涉案店铺的侵权金额,同时在庭审过程中固定侵权事实,以便下一步决定是否有必要走刑事举报。

在司法实践中,商标法规定的酌定赔偿额系0-300万元(人民币下同)之间,法院最终会根据原告的证据、当地的消费水平综合判断赔偿金额,民事诉讼无论通过调解还是判决结案,均可迫使侵权人停止侵权,并支付一定赔偿款,同时完善了侵权证据。

3、刑事举报

在完成工商查处及民事起诉后,若涉案的侵权人仍拒绝停止侵权行为,或明确表示拒绝赔偿,维权方可以向有关机构提起刑事举报,在法院或工商已有明确证据的前提下,公安立案侦查的概率很高。

 


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