高科技公司并购中的专利尽职调查要点

作者: 刘兆君 杨斌

观点

专利权是高科技公司并购中的焦点问题,取得目标公司的专利权通常是进行高科技公司并购的动力。如果高科技公司并购时对目标公司的专利情况调查不到位,则可能影响该策略性并购的效果;更有甚者,取得的专利反而可能成为并购公司的沉重负担,因此并购公司除了进行并购流程中的一般尽职调查之外,还应就目标公司的专利等方面进行专门的尽职调查。 

 

专利权完整性。尽职调查的第一个重点就是确认目标公司是否对特定技术具有专利权及是否享有完整的权利。首先,应确认目标公司以外的第三人对目标公司的某项专利没有主张共同发明人的权利。如果目标公司的专利属于共同发明,则其专利价值将会实质减损,故最好是确保所有的共同发明人已将其权利转让给目标公司;其次,应调查目标公司专利权是否存在非职务发明方面的争议,这需结合当地的专利法中关于职务发明的具体规定,重点是审查目标公司与员工之间就发明归属是否有书面约定,以及该书面约定是否符合相关的法律;最后,如果目标公司是因受让而取得系争专利权,则并购公司应该确认该转让是否符合当地专利法的相关规定。

 

专利管理有效性。尽职调查的第二个重点,是审核目标公司是否对其专利进行适当的管理和保护,关注有无可能存在导致专利失效或无法有效进行侵权救济的情况。并购公司须确认目标公司是否如期缴纳每一项专利的维护费用,以及是否因为特定专利实施的行为导致专利诉讼侵权人可能会提出有效的专利侵权抗辩,例如专利权人的懈怠、禁反言与默示协议等,而让专利侵权诉讼的被告获得胜诉,使目标公司原本可因专利排他权所能获得的商业利益大幅减损,并对其将来所进行的专利实施造成阻碍。另外,值得注意的是,如果当地的专利法中规定专利标示也有特定法律意义,则还需确认目标公司的专利产品是否已按当地专利法的要求进行适当的标示。

 

取得专利授权的妥适性。尽职调查的第三个重点,是调查目标公司通过专利授权协议获得的专利权是否妥善,目标公司是否具有完整的权利实施该专利技术。并购公司针对目标公司通过专利授权协议获得的专利权应详加调查,以确认目标公司有无遵守授权协议的约定,及是否有任何符合授权协议终止和违约的事由。必须注意的是,就目标公司个别的专利授权协议条款加以分析调查之前,并购公司应就专利授权协议的授权人本身,以及其所授权的专利技术进行调查,否则如果授权人的专利存在缺陷和法律风险,则被授权人基于授权协议所享有的权利义务很有可能受到连带影响。

 

专利利用的正当性。尽职调查的第四个重点,是审核目标公司对其专利权的利用是否正当。专利许可作为专利权利用的常见方式,并购公司应了解被许可人实施该等专利的确切状况,审查其有无违反许可协议约定,判断目标公司是否有权终止协议;尤其是针对独占许可协议,并购公司应特别注意其是否订有最大努力条款或是协议终止条款,以确保被许可人无法达成协议预定目标时可以终止协议,从而避免减弱目标公司的专利价值。并购公司还应注意独占许可协议的法律效果,其是否会让被许可人取得专利所有权而非预定的许可,导致目标公司丧失专利权人的地位。关于专利利用方面,并购公司还要核查目标公司行使权利时是否超越了法定范围,尤其是利用优势地位不正当地限制了交易或竞争,从而构成专利滥用。

 

专利侵权诉讼风险。尽职调查的第五个重点,则是核查目标公司成为专利侵权诉讼被告的风险。专利侵权诉讼风险的核查至关重要,并购公司应要目标公司详尽披露可能引发专利侵权诉讼的背景资料,以确认目标公司的技术或发明是否真正侵害第三人的权利,避免在并购后成为专利侵权诉讼的被告。针对专利侵权形态,除了直接侵权以外,并购公司也不能忽略间接侵权等情形。并购公司应重点考虑目标公司对侵权警告函的处理方式,以及目标公司是否已进行内部的全面性了解与评估并拟定其可采取的具体因应策略,以评估目标公司将来成为专利侵害诉讼被告的可能性,从而充分评估目标公司的专利是否真正值得并购或是并购后可能面临的风险。

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