高科技公司并购中的专利尽职调查要点

作者:刘兆君 杨斌

观点

摘要:取得目标公司的专利权通常就是高科技公司并购的驱策者。高科技公司为取得专利权而从事策略性并购时,所要考虑的法律问题也与传统并购有所不同,并购公司需要就目标公司的专利组合进行专门的专利尽职调查,对专利权归属、限制、效力、管理、利用、保护、授权、侵权风险等事宜进行核查,从而为并购提供重要的决策因素,以规避相应的法律风险。


关键字:高科技公司   并购  专利尽职调查


对于高科技公司而言,专利技术可谓是其生存命脉。专利权议题是高科技公司并购中的焦点问题,取得目标公司的专利权通常就是高科技公司并购的驱策者。如果高科技公司并购时对目标公司的专利情况调查不到位,就会影响该策略性并购的效果,甚至并购公司可能会面临因为相关专利权所衍生的侵权纠纷等问题,导致取得的专利反而成为沉重负担。因此并购公司除了进行并购流程中的一般尽职调查之外,还需就目标公司的专利组合进行专门的专利尽职调查程序,这样才能充分评估目标公司的专利组合是否真正值得并购,以及在并购程序中和并购完成后产生法律上的潜在风险。


一、专利权完整性调查


专利尽职调查的第一个重点,就是确认目标公司对特定发明是否具有专利权,以及是否享有完整的权利。


首先,其调查内容在于确认目标公司以外的第三人不会对目标公司的系争专利主张共同发明人的权利,由于专利的共同发明人可以依其意志独立行使其权利而不需事先取得另一共同发明人的同意,如果在相关诉讼中法院判决目标公司的专利属于共同发明,则专利的价值将会实质减损。目标公司的专利若确定是由共同发明人所创造,并购公司最好确保所有的共同发明人能够适当地将其权利转让给目标公司,否则目标公司对于系争专利发明的权利价值,会因为其他共同发明人或合法受许可者的使用而受到稀释。换句话说,如果目标公司的专利是由共同发明人所创造,应确认系争专利在并购协议签订完成前,即移转给目标公司,且第三人对该专利无任何共同发明的权利存在。因此,并购公司应确认第三人对于目标公司的专利,不会提出任何基于共同发明人的主张。


其次,须调查目标公司专利权是否存在非职务发明方面的争议。鉴于不同国家和地区的职务发明制度有很大的差异,要根据特定地区的专利法来审核目标公司对员工的职务发明是否拥有专利权,重点审查目标公司与员工之间就发明归属是否有相关的书面约定,以及该书面约定是否符合相关的法律规定。需要特别注意的是,在某些国家和地区,雇主对于特定发明专利仅有雇主实施权,而非拥有实质的专利权。在这种情况下,由于该权利对雇主而言是专属性的权利,那么这对并购公司的并购模式会有影响,并购公司将仅能通过具有概括承受效力的并购模式来承继目标公司所有的资产与负债后,才能于并购完成后基于雇主的地位继续使用特定系争专利。


最后,如果目标公司是因转让而取得系争专利权,并购公司应该确认该转让是否符合专利法的相关规定,以避免相同专利权人另外将其专利合法的转让给他人,导致目标公司无法有效的受让同一专利。此外,为了确定目标公司合法有效的受让特定专利权,并购公司应该确认在目标公司受让该专利权之前,专利权人并未将同一专利权合法转让给他人,且目标公司受让的所有专利都是以书面方式,且已向专利部门登记,从而避免目标公司专利受让无效的情形存在。


二、专利管理有效性调查


专利尽职调查的第二个重点,是为避免专利失效或无法有效对抗他人的侵害,并购公司须确认目标公司已对其专利进行适当的管理和保护,包括缴纳维护费,对专利侵害寻求救济以及对专利产品的适当标示等。针对调查目标公司所有专利的维护费缴纳情形,可直接通过专利局查询其应缴交日期,清查目标公司是否如期缴纳每一项专利的维护费用。就针对专利侵害寻求救济的部分,并购公司应调查目标公司是否因为特定专利实施的行为,导致专利诉讼被告可以提出有效专利侵权抗辩,例如权利人的权利懈怠、禁反言与默示协议等,而让专利诉讼的被告获得胜诉,使得目标公司原本可因专利排他权所能获得商业利益大幅减损,并对其将来所进行的专利实施造成阻碍。


关于专利标示的部分,不同国家和地区有不同的要求。专利标示在有的国家具有比较重大的意义,如在美国专利标示会影响专利侵害发生时可请求赔偿的起算时间点,专利的标示视同权利状态的告知,若侵权人所侵犯的是已做适当标示的专利产品,视同侵权人已被告知其侵权行为,专利权人可请求的损害赔偿应自第一次侵权行为时起算;在无标示或其他告知行为的情况下,损害赔偿的计算是自权利人提出侵权通知或正式诉讼开始。因此,为避免因怠于侵权通知而使损害赔偿的请求期间大幅限缩,对目标公司针对专利诉讼所进行的和解谈判造成负面影响,并购公司应注意其是否在专利物品上标示专利号。


三、取得专利授权的妥适性调查


专利尽职调查的第三个重点,是调查目标公司通过专利授权协议获得的专利权是否妥善。通过对于目标公司授权协议的分析,得以了解目标公司是否具有完整的权利实施他人的专利技术。也就是说,针对目标公司通过专利授权协议获得的专利权,并购公司应逐一详加调查,以确认目标公司有无遵守授权协议的约定,及是否有任何符合授权协议终止和违约的事由。特别是针对目标公司主要获利的产品、工艺和服务所依赖的专利授权协议。


必须注意的是,就目标公司个别的专利授权协议条款加以分析调查之前,并购公司应就对于专利授权协议的授权人本身,以及其所授权的专利技术进行调查,尤其是当该专利技术的取得对目标公司的产品制造与工艺非常关键时。也就是说,并购公司应调查授权人的各项商业行为有无侵害第三人的专利权,且一并调查授权人的财务状况。并购公司也应综合性的调查其所授权的专利技术的技术应用范围和整体市场效益。如果授权人的专利技术具有缺陷和法律风险,很有可能连带影响被授权人基于授权协议所享有的权利义务,故并购公司也应以调查目标公司相同的项目,来对目标公司的授权人进行调查。


四、专利利用的正当性调查


专利尽职调查的第四个重点,在于评估目标公司对其专利权的利用是否正当,此可由专利授权协议和专利滥用两方面进行。原则上,目标公司可通过将专利授权与他人实施,创造该专利的最大价值。因此,并购公司应了解被授权人的专利授权实施的确切状况,审视有无违反授权协议约定,判断目标公司是否有权终止协议。


针对专属授权协议,由于被授权人是唯一取得该专利授权者,并购公司应特别注意其是否订有最大努力条款或是协议终止条款,以确保被授权人无法达成协议预定目标时可以中止协议,避免减弱目标公司的专利价值。另外,并购公司也应注意专属授权协议的法律效果,其是否会让被授权人取得专利所有权而非预定的授权,导致目标公司丧失专利权人的地位。此外,并购公司也应评判目标公司的专利授权协议是否得以移转,由并购公司取得原目标公司授权人的地位,或是授权协议的移转将导致协议终止。就专利滥用的部分,在有的国家和地区专利滥用也为专利侵权诉讼中的积极抗辩事由之一,侵权被告若能证明专利权人是不当地扩充被核准的请求专利范围,并已造成不公平竞争的效果,则该专利权人在改正不当行为前不可实施专利。因此,并购公司应调查目标公司的专利实施行为,尤其是授权协议的安排等事宜是否有构成专利滥用的嫌疑。


五、专利侵权诉讼风险的调查


专利尽职调查的第五个重点,则是为了消除专利诉讼风险,并购公司应要目标公司揭露可能引发专利侵权的相关背景资料,以确认目标公司的技术或发明是否真正侵害第三人的权利,避免在并购后成为专利诉讼的被告。针对专利侵害态样的部分,除了直接侵权的态样外,并购公司也不能忽略专利间接侵权等情形。


调查目标公司可能承担的侵权责任时,其对侵权警告函的处理方式是我们需要重点考虑的因素。并购公司应详查目标公司收到特定的警告函时,其是否已经完成一定的回复动作,例如有无尽速就所实施技术与主张侵权的专利内容进行侵权比对,若自认有侵权之虞且为重要核心技术的,则是否已取得对方授权;若认为是独立研发的技术,有无合宜地表达没有侵权的确信等。目标公司若对侵权警告函迟迟不予回复的话,则有可能会招致更大的法律风险,如在美国等地方则有可能被推定为故意侵权而被要求三倍的惩罚性赔偿。


此外,目标公司针对侵权警告函可采取有效的因应措施,包括适当的运用专利律师法律意见书等。针对可能涉及专利侵权诉讼的专利,如果律师已提出意见书并表示系争专利为无效或是侵害不成立时,并购公司应调查目标公司是否妥善保存此类资料,而于将来专利侵权诉讼发生时,可以作为抗辩的证据资料。此外,假如并购公司调查后认为目标公司的发明或技术确有侵害第三人专利的嫌疑,并购公司应确认目标公司已经取得系争专利的律师侵害意见书,或是在尽职调查程序中委托专利律师就系争专利出具法律意见书。


值得注意的是,当目标公司的产品或服务具有一定的市场占有率时,极有可能成为专利侵害诉讼被告,而被强迫接受授权协议。因而,并购公司应确认目标公司本身对于此一潜在的专利诉讼威胁,是否已进行内部的全面性了解与评估,并拟定其可采取的具体因应策略。对此,并购公司也应通过专利律师的协助,在尽职调查程序中逐一审查此等内部评估的背景资料,以评估目标公司将来成为专利侵害诉讼被告的可能性。


六、结语


综上,在由专利权驱动的高科技公司策略性并购中,目标公司的专利情况是决定高科技公司并购能否成功的关键因素,倘若无法通过正当调查程序掌握可能的法律风险,则其所并购的专利可能会成为并购公司的包袱而非资产。故并购公司在专利尽职调查程序中,更应着重于目标公司专利的特殊法律议题,尤其是要严谨审查专利权完整性、专利管理有效性、取得专利授权的妥适性、专利利用的正当性、专利侵权诉讼风险等重点问题,以减少和消除正式签约后在法律方面或企业经营方面的可能争议与风险。

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